“발명 내용이 발표나 판촉 등을 통해 공중에게 알려졌다면 반드시 1년 안에 특허 출원을 해야 합니다.”

18일 일산 킨텍스에서 열린 슈그루 마이온의 ‘지식재산권 및 미국특허권 트랙’ 세미나에서 슈그루 마이온 박현석 변호사는 “미국 특허가 과거 선 발명주의에서 최근 출원일 기준으로 전환됐다”며 특허 출원 전 주의할 사항들을 소개했다.

박현석 변호사는 “특허 출원일 이전 확인해야 할 선행기술을 미국 특허법에서는 Printed Publication, Public use, On sale, Otherwise available to the public 등 4개 카테고리로 나누고 있다”고 설명했다.

박 변호사는 “Printed publication은 네이처나 사이언스 같은 학술지 발표, 행사 등 발표자료 등으로 한국말로 돼 있는 자료여도 미국에서 인정받을 수 있다. 다만 내부 문서는 공중들이 알 수 없기 때문에 인정받지 못한다”며 “Public use는 과거에는 공중이 사용하는 지역을 미국으로 제한했지만 신법에서는 지역 제한이 없어졌다”고 언급했다.

또한 “On sale은 제품 판매뿐만 아니라 판매를 위한 청약행위도 포함된다. 비밀리에 진행된 판매행위(Helsinn v. Teva)도 인정받은 사례가 있다”며 “Otherwise available to the public은 추후 미국에서 여러 사건이 나오면 법원에서 실무적으로 확인이 될 것”이라고 언급했다.

박 변호사는 “대학이나, 연구소, 기업에서 발명을 라이센스 하기 위해 판촉행위를 하는 경우가 있는데 그 판촉행위를 한 날로부터 적어도 1년 안에 특허 출원을 해야 한다”며 “미국의 개정된 특허법에 따라 국내에서 특허 출원을 해도 된다”고 밝혔다.

그는 특히 “어떤 형태로든 자신의 발명이 공중에 공개된 이후에는 1년 안에 반드시 특허를 출원해야 한다”며 “그렇지 않은 경우 자신의 발명이 선행기술로 인정돼 특허가 거절되는 사유가 될 수 있다”고 경고했다.

한편 박 변호사는 “여러 가지 발명을 각각 특허로 출원할 지, 묶어서 하나의 특허로 출원할 지를 결정해야 한다”며 “미국 특허에는 2중 특허(Double Patent)가 있는데 유사한 특허의 남발을 막기 위한 것이다. 이로 인해 유사한 여러 발명을 개별로 특허 출원할 경우 라이센스 등을 할 때 관련 특허 모두를 함께 계약해야 하는 문제가 발생한다. 이런 부분까지 고려해 특허 출원 방식을 결정해야 한다”고 조언했다.