특허심판원 제1부 (심판장 김태만)는 다국적 제약사 노바티스사가 신풍제약의 항고혈압제 상표권인 ‘디발탄'(Divaltan)에 제기한 상표 ‘불사용 취소’ 심판에 대해, '의약품은 식약청의 품목허가를 받기 전에는 정상적인 거래가 불가능하므로 이에 따라 상표 역시 사용할 수 없는 것이어서 식약청 품목허가 진행으로 말미암아 상표를 사용하지 못한 것은 상표권 취소사유가 될 수 없다'고 심결했다.

신풍제약의 ‘디발탄’ 상표는 2008년 9월 2일 등록됐으나, 노바티스사가 3년 연속 등록된 상표를 사용하지 않는 것은 좋은 상표를 선점하고 정당한 이유없이 사용하지 않아 진정한 사용의사를 가진 자들의 상표 선택권을 가로막는 것으로, 상표권이 취소돼야 한다며 상표권에 대한 ‘불사용 취소 심판’을 청구했다.

이에 따라 신풍제약은 등록 이후 심판청구일까지 3년 동안 식약청의 품목허가 절차가 완료되지 않아 상표를 사용할 수 없었다.

그러나 특허심판원은 신풍제약이 이 상표의 등록 이후 식약청으로부터 품목허가 절차를 진행하느라 상표를 사용하지 못한 것은 ‘법률에 의한 규제’에 의하여 상표를 사용하지 못한 것으로서 신풍제약의 귀책사유에 의하지 아니한 것이며 따라서 상표 불사용에 정당한 이유가 성립되어 상표권이 취소되지 않는다'고 심결했다.

이번 심결은, 식약청의 품목허가 절차로 상표권을 사용하지 못하는 것은 ‘법률에 의한 규제’에 해당, 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 최초의 심결이다.

지금까지 식약청 품목허가 절차가 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 심판결례가 없었다.

그간 상표등록을 받고도 식약청의 허가진행으로 상표를 사용하지 못하는 제약사는 불사용을 면하기 위해 부득이 상표를 재출원해 왔지만,이번 심결로 향후 이 같은 불합리함이 해결됐다.

안소영 변리사는 "오리지널사와 제네릭사의 특허분쟁은 주로 오리지널사의 후속특허에 대한 무효심판과 특허권 침해사건이 주를 이뤘는데, 최근 들어서는 오리지널사가 제네릭의 상표권을 무효시키거나 취소시키려는 상표권 특허분쟁도 심심찮게 등장하고 있다."며 " 이미 식약청의 허가를 받아 출시를 준비 중인 의약품 명칭에 대한 상표권이 무효되면 그만큼 제네릭의 영업이 타격을 받을 수 있기 때문"이라고 전했다.