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"미국 특허침해소송 피하려면 '오렌지북'을 살펴라"
미국에 진출하려는 국내 제약사들은 먼저 오렌지북에 등재된 특허를 검토하고 이를 회피할 방안을 고려해야 할 것으로 보인다.
26일 서울대 호암교수회관에서 열린 '제약기업의 미국시장 진출시 특허침해 및 특허침해소송 회피를 위한 ANDA전략 국제 세미나'에서 연사로 나선 Dzwonczyk 변호사는 "등재된 특허를 비롯해 등재되지 않은 특허도 살펴야 하고, 허여는 됐지만 아직 등록되지 않은 특허, 공개출원 특허 등 다각도로 특허를 고려해야 특허침해소송을 피할 수 있다"고 조언했다.
여러 가지 특허와 관련해서 ANDA를 신청하는 제네릭사들이 오렌지북에 등재된 특허를 검토하면 특허청구범위를 구성할 때, 회피방안에서 창의력을 발휘할 수 있는 부분이 많다는 것.
ANDA 혹은 505(b)(2)를 준비하는 제약회사의 입장에서는 후보의약품을 선정하는 단계에서부터 대상 의약품과 관련된 특허의 침해를 피하거나 무효화시킬 수 있는 전략을 세우는 것이 필요하다.
Dzwonczyk 변호사는 이를 위한 여러 가지 성공적인 회피 전략으로 의약품의 결정합 비율의 상이, 제형을 달리하는 법 등을 들었다.
또한 제네릭 회사들이 직접적으로 고려해야 할 특허권으로 신규화합물, 염, 가용체, 대사산물, 불순물, 안전성과 관련된 특허, 제제 관련 특허, 적응증 조합 등을 언급했다.
그 이유는, 실제로 NDA 허가권자, 오렌지북 특허권자들이 방출프로파일에 특허를 적용시킨 사례가 있고, 정제나 캡슐의 유효수명과 같은 특성에도 특허가 제출될 수 있기 때문이라고 설명했다.
Dzwonczyk 변호사는 "여러 가지 성공적인 회피 전략을 통해 특허침해소송을 피하는 것이 좋으며 다른 케이스의 소송이 어떻게 판결됐는지, 실제 특허를 허여받는 과정에서 심사결과 등을 살펴보는 것이 중요하다"고 말했다.
이혜선
2011.04.26