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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
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[기고] <2> Stelara®와 항체 특허명세서 기재요건항체 발명을 특허 클레임에서 설명할 수 있는 방법에는 여러가지가 있다. 예를 들면, 항체 전체의 서열이나 가변 부위의 서열, 혹은 여섯개의 CDR 서열의 조합을 이용하여 구조적으로 정의할 수 있다. 또는 항원을 특정하거나 epitope을 특정하여 이들에 특이적으로 결합하는 것을 특징으로 하는 기능적 정의도 가능하다. 혹은 위와 같이 하여 정의된 표준 항체와 경쟁하는 것, 특정 조건에서 일정 해리상수를 갖는 특징을 이용하여 정의하는 것도 가능하다. 때로는 위에 나열된 것들을 조합하여 정의할 수도 있다. 기능적인 정의를 포함하는 항체 클레임은 그 범위가 상대적으로 넓은 장점이 있지만, 선행기술에 존재하는 항체와 범위가 겹칠 수 있는 가능성도 높아지고, 소위 특허법에서 요구하는 명세서 기재요건을 만족하지 못하게 되어 특허를 받는데 어려움이 있을 수도 있다. 다행이 특허를 등록시키더라도 클레임이 무효공격을 받을 가능성이 많다. 명세서 기재요건 (written description)은, 출원 시점에 발명자가 클레임에 기재된 발명의 전체 범위를 소유하고 있었음을 보여주는 요건이다. 따라서, 항체 클레임이 기능으로만 표현되어 있을 때, 예를 들어 “특정 항원에 특이적으로 결합하는 항체”라고 정의되어 있을 때, 그 항원에 결합하는 모든 항체들을 골고루 대표할 수 있는 다양한 항체의 예가 필요하다. 특히 명세서에서 “항체”라고 하는 용어는 항체 전체 서열, 그 단편, scFv, Fab’ 등을 포함하고, chimeric, humanized, human 항체를 포함한다고 하는 정의를 포함하여 그 범위를 넓게 지정한 경우에 더욱 그렇다. <다양한 치료항체> (variants (Source: Wikipedia) 2020년 현재 미국특허청의 심사기준과 법원에서의 판례 경향에 따르면, 항체를 항원을 이용하여 특정한 클레임 (예: an antibody specifically binding to antigen X)은 명세서에 그런 항체의 실시예가 몇개 있다 하더라도 명세서 기재요건을 만족시키지 못한 것으로 판단받을 가능성이 많다. 보통은 심사과정 중에 여섯 개 CDR서열을 모두 포함시켜 정의하여야만 특허를 받을 수 있다. 최근 10여 년 동안 많은 항체 특허들이 기재요건을 만족시키지 못한 것을 이유로 하여 무효화되어 왔다. Humira® 에 대하여 특허침해소송을 하여 그 당시 역대 최고의 손해배상액 평결을 받았다가 2011년 연방순회항소법원에서 기재요건 불비로 무효가 된 Janssen (Centocor)의 anti-TNF-α 항체 특허가 좋은 예이다. 또한 2014년 AbbVie Deutschland v. Janssen 사건의 특허는 항-IL-12 항체를 해리상수로 정의한 광범위한 클레임을 포함하고 있었다. 이 특허의 명세서에는 약 300개의 항체 실시예가 기재되어 있었지만, 이들은 동일한 원조 항체 (Joe 9)를 기원으로 해서 site mutation 을 통해 물성을 개량한 항체들이었다. 연방순회항소법원은 클레임의 범위에 비해 실시예로 기재된 항체의 예들이 숫자는 많지만 아주 좁은 범위에 불과한 것이어서, 해리 상수로 정의된 넓은 범위의 항-IL-12 항체 클레임 전체를 대표하는 것으로 볼 수 없고, 따라서 클레임의 전체 범위가 명세서에 기재되어 있지 않다고 무효 판결을 내렸다. 이 사건에서 Janssen의 제품인 Stelara® 는 카파-light chain과 VH5 사슬을 갖는 항체임에 반해, Abbvie의 특허명세서에 기재된 약 300여개의 항체들은 모두 공통적으로 lambda-light chain과 VH3 사슬을 갖고 있다: (Source: HelloIPLaw.com) 이외에도 anti-PCSK9 항체 특허의 명세서 기재요건 충족 여부에 대하여 소송이 진행되고 있는 Amgen v. Sanofi 사건은 현재 두 번째로 연방순회항소 법원에 계류중이고, 내년 중에 판결이 나올 것으로 예측된다. 항체 특허에 대한 이런 판결이나 심사경향은 후발 개발자에게는 특허침해를 회피할 수 있는 기회를 제공한다. 예를 들어, 특허 클레임이 특정 항원에 특이적으로 결합하는 항체라고 정의하고 있고 명세서에는 특정 에피토프를 설명하고 있는 경우, 그와는 다른 에피토프에 결합하는 새로운 항체를 개발한 후 개발자는 설사 새로운 항체가 특허 클레임에 포함되어 침해가능성이 있더라고 클레임을 무효화시킬 수 있는 강한 논리를 가질 수 있고 본인의 새로운 항체도 특허를 받을 수 있다. 하지만 이 경우에도 또 다른 후발 개발자자 비슷하게 다른 에피토프에 결합하는 항체를 만들거나 혹은 Stelara®와 같이 항체의 다른 부분에서 전혀 다른 서열을 갖는다면 그에 대해서는 권리행사에 많은 위험이 따르게 될 수 있다. 이는 연구과정 중에 어느 시점에, 얼마 만큼의 데이터가 얻어졌을 때 출원을 하는 것이 가장 적정한가를 판단하는데 중요한 지표로 삼을 사항이다. 빨리 출원하기 위해 너무 적은 데이터를 갖고 출원을 하는 것도, 충분한 데이터를 얻기 위해 너무 늦게 출원을 하는 것도 안전하지 않다. 가출원제도 혹은 국내우선권주장 출원 등을 이용하여 1년의 우선권 기간 안에 데이터가 모여지는 대로 여러 개의 출원을 하는 것도 한가지 전략이 될 수 있다. 그리고 심사과정 뿐만 아니라 특허 등록후에도 살아남을 수 있는 특허를 만들기 위해서는 하나의 발명에 대해 다양한 범위와 다양한 정의를 통해 클레임을 작성할 필요가 있다. 항체 클레임의 경우, 타겟이 되는 항원, epitope 결합 서열, 항체 서열, 경쟁 결합 특성, 기능적 특징 등을 통해 항체를 정의하는 여러 클레임이 필요하다. 물론 명세서에 이런 클레임을 뒷받침할 수 있는 설명과 데이터가 포함되어 있어야 한다. 그리고, 항체가 치료목적으로 개발되는 과정에 따라, 치료방법, 항체와 다른 치료물질과의 combo, 제제/dosing, 환자군의 선정, 및 제조/정제 방법 등의 클레임을 포함하는 특허 들을 20-30년 에 걸쳐 획득하는 것이 필요하다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다. -현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사 Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자 -2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토 -2013-2014 재미특허협회 회장 -2005 조지타운 법대 JD -1985 연세대 생화학과 학사2020-11-04 11:11
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[기고] <1> Dupixent®와 Immunex 특허의 'human antibody'의 해석특허 클레임에 적힌 '인간 항체 (human antibody)'의 범위를 어떻게 해석할 수 있을까? 항체의 모든 서열이 인간 유래인 항체 만을 포함할까? 혹은 CDR 부위는 인간 이외의 동물에서 유래되고 나머지 부위는 모두 인간 항체 서열로 이루어진 “humanized antibody” 까지도 포함할까? 그리고 만일 특허청 항고심판원 (PTAB)과 연방 지방법원에서 동일한 특허의 동일한 용어를 달리 해석한다면 어떻게 될까? Immunex가 소유한 미국특허 8,679,487 (“‘487 특허”)는 인간 인터류킨-4 리셉터에 결합하는 항체를 클레임하고 있다. ‘487특허의 클레임 1항은 “An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 receptor, wherein…. “ 로 되어 있다. 한편, Dupixent® (dupilumab)은 IL-4와 IL-13의 시그널링을 저해하는fully-human monoclonal antibody로서, 아토피 피부염, 천식, 만성 비부동염의 치료 용으로 허가를 받아 판매되고 있다. 2019년 전세계 매출이 US$ 2.32 billion이었고 올해에는 약 US$ 3.4 billions에 달할 것으로 예측되는 사노피/리제네론의 블록버스터 의약품이다 (source: Fierce Pharma). Immunex가 사노피/리제네론을 상대로 2017년에 캘리포니아 법원에 특허침해 소송을 제기했고, 이에 대응하여 사노피/리제네론이 미국특허청 특허항고심판원(PTAB)에 진보성 결여를 이유로 ‘487 특허의 무효를 주장하는 무효심판(IPR)을 신청했다. 미국특허청 PTAB에서는 가장 넓은 범위로 해석 (broadest reasonable interpretation) 하는 기준을 적용하여, ‘487특허의 “human antibody”를 온전히 인간유래의 항체 (fully human antibody) 뿐만 아니라 CDR 서열은 비인간 유래의 것인 “humanized antibody”도 포함하는 것으로 해석하여, ‘487 특허의 전체 클레임 1-17항이 아래와 같이 선행기술에 의해 진보성이 없다고 결정하였다. 미국특허청 PTAB이 위와 같이 해석을 함에 있어서, 특허 명세서를 참고했는데, 명세서에는 “human antibody”를 딱히 정의하고 있지는 않았다. 하지만, 명세서에 포함된 “[a]ntibodies of the invention include, but are not limited to, partially human (preferably fully human) monoclonal antibodies”라는 문구와 “Procedures have been developed for generating human antibodies in non-human animals. The antibodies may be partially human, or preferably completely human” 문구에 주목하여 위와 같은 해석을 하게 된 것이다. 진보성 결여에 의해 클레임이 무효화되는 것을 방어하기 위해서 Immunex는 “human antibody”는 “fully human antibody”만을 포함하는 것이라고 주장하였다. 그 근거 중 하나로서, ‘487특허의 출원심사 과정 중에 있었던 클레임 보정내용을 들었다. ‘487 특허의 출원심사 중에, 신규성 결여 거절이유를 극복하기 위하여 ‘antibody”를 “human antibody”로 한정하는 보정을 하면서, “a human, partially human, humanized, or chimeric antibody”를 기재하고 있던 종속항을 삭제한 바 있다. Immunex는 이에 기초하여 fully human이외의 다른 항체 들은 모두 포기한 것이라고 주장하였지만, PTAB은 클레임 1항에 “fully human”이라는 표현은 없다는 것을 이유로 하여 Immunex의 주장을 받아들이지 않았다. 결국 fully human antibody와 partially human antibody를 모두 포함하는 것으로 넓게 해석된 클레임 1항과 종속항 2-17항은 murine antibody와 murine antibody로부터 humanized antibody를 생산하는 것을 설명하는 선행기술에 의해 진보성이 없는 것으로 결정되었고, Immunex는 PTAB의 클레임 해석에 불복하여 순회항소법원에 항소를 하였다. 하지만, 순회항소법원은 PTAB의 클레임 해석에 동의하고 ‘487 특허의 모든 클레임 1-17항이 무효라는 판결을 내렸다. 이에 앞서, 해당 특허의 침해소송이 제기된 캘리포니아 법원에서는, PTAB의 무효 결정이 나기 얼마 전에, “human antibody”를 “fully human antibody”로만 제한하여 해석하는 명령을 내린 바 있다. 지방법원에서는 소위 “Phillips” 판결의 기준을 적용하여 PTAB보다 좁은 범위를 포함하도록 해석한것이다. 순회항소법원은 지방법원과 PTAB의 클레임 해석이 상이한 것을 알고 있었지만 두 포럼의 클레임 해석 기준이 상이하므로 (또 당사자에 의해 제출되는 증거의 범위도 다를 수 있다) 괜찮다고 하는 것을 판결문에 언급하고 있다. PTAB 결정에 대한 항소가 제출된 후 현재까지 지방법원 소송은 정지된 상태이다. 이 사건을 보면, 특허출원의 명세서와 클레임을 작성하는 것이, 특히 하루가 다르게 새로운 발견이 이루어지고 새로운 기술 들이 창출되는 생명과학 분야에서는 향후 10년 후 혹은 20년 후를 상상하며 심사과정 뿐만 아니라 특허확보 후 무효공격에도 잘 방어할 수 있는 명세서와 클레임을 작성하는 것이 참 어렵다는 생각을 다시 하게 한다. 만약 ‘487특허에 “fully human antibody”로 한정하는 종속청구항이 있었다면 어땠을까 하는 생각을 하게된다. 기술의 빠른 변화뿐만 아니라, 특허청과 법원에서의 정책의 변화 같이 출원인이 어떻게 할 수 없는 외부 요인 등도 특허의 획득과 방어에 큰 영향을 미친다. 다음엔 항체 청구항에서의 명세서 기재요건에 대해 항-IL-12 항체 의약품 Stelara® 와 Abbvie Deutschland의 특허를 중심으로 해서 알아본다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다. -현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사 Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자 -2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토 -2013-2014 재미특허협회 회장 -2005 조지타운 법대 JD -1985 연세대 생화학과 학사2020-10-21 11:18
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<1> Dupixent®와 Immunex 특허의 'human antibody'의 해석
이선희 (미국특허변호사, 파트너, Sughrue Mion PLLC)
- 편집부 기자
- 입력 2020-10-21 11:18 수정
특허 클레임에 적힌 '인간 항체 (human antibody)'의 범위를 어떻게 해석할 수 있을까? 항체의 모든 서열이 인간 유래인 항체 만을 포함할까? 혹은 CDR 부위는 인간 이외의 동물에서 유래되고 나머지 부위는 모두 인간 항체 서열로 이루어진 “humanized antibody” 까지도 포함할까? 그리고 만일 특허청 항고심판원 (PTAB)과 연방 지방법원에서 동일한 특허의 동일한 용어를 달리 해석한다면 어떻게 될까?
Immunex가 소유한 미국특허 8,679,487 (“‘487 특허”)는 인간 인터류킨-4 리셉터에 결합하는 항체를 클레임하고 있다. ‘487특허의 클레임 1항은 “An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 receptor, wherein…. “ 로 되어 있다.
한편, Dupixent® (dupilumab)은 IL-4와 IL-13의 시그널링을 저해하는fully-human monoclonal antibody로서, 아토피 피부염, 천식, 만성 비부동염의 치료 용으로 허가를 받아 판매되고 있다.
2019년 전세계 매출이 US$ 2.32 billion이었고 올해에는 약 US$ 3.4 billions에 달할 것으로 예측되는 사노피/리제네론의 블록버스터 의약품이다 (source: Fierce Pharma). Immunex가 사노피/리제네론을 상대로 2017년에 캘리포니아 법원에 특허침해 소송을 제기했고, 이에 대응하여 사노피/리제네론이 미국특허청 특허항고심판원(PTAB)에 진보성 결여를 이유로 ‘487 특허의 무효를 주장하는 무효심판(IPR)을 신청했다.
미국특허청 PTAB에서는 가장 넓은 범위로 해석 (broadest reasonable interpretation) 하는 기준을 적용하여, ‘487특허의 “human antibody”를 온전히 인간유래의 항체 (fully human antibody) 뿐만 아니라 CDR 서열은 비인간 유래의 것인 “humanized antibody”도 포함하는 것으로 해석하여, ‘487 특허의 전체 클레임 1-17항이 아래와 같이 선행기술에 의해 진보성이 없다고 결정하였다.
미국특허청 PTAB이 위와 같이 해석을 함에 있어서, 특허 명세서를 참고했는데, 명세서에는 “human antibody”를 딱히 정의하고 있지는 않았다. 하지만, 명세서에 포함된 “[a]ntibodies of the invention include, but are not limited to, partially human (preferably fully human) monoclonal antibodies”라는 문구와 “Procedures have been developed for generating human antibodies in non-human animals. The antibodies may be partially human, or preferably completely human” 문구에 주목하여 위와 같은 해석을 하게 된 것이다.
진보성 결여에 의해 클레임이 무효화되는 것을 방어하기 위해서 Immunex는 “human antibody”는 “fully human antibody”만을 포함하는 것이라고 주장하였다. 그 근거 중 하나로서, ‘487특허의 출원심사 과정 중에 있었던 클레임 보정내용을 들었다. ‘487 특허의 출원심사 중에, 신규성 결여 거절이유를 극복하기 위하여 ‘antibody”를 “human antibody”로 한정하는 보정을 하면서, “a human, partially human, humanized, or chimeric antibody”를 기재하고 있던 종속항을 삭제한 바 있다. Immunex는 이에 기초하여 fully human이외의 다른 항체 들은 모두 포기한 것이라고 주장하였지만, PTAB은 클레임 1항에 “fully human”이라는 표현은 없다는 것을 이유로 하여 Immunex의 주장을 받아들이지 않았다.
결국 fully human antibody와 partially human antibody를 모두 포함하는 것으로 넓게 해석된 클레임 1항과 종속항 2-17항은 murine antibody와 murine antibody로부터 humanized antibody를 생산하는 것을 설명하는 선행기술에 의해 진보성이 없는 것으로 결정되었고, Immunex는 PTAB의 클레임 해석에 불복하여 순회항소법원에 항소를 하였다.
하지만, 순회항소법원은 PTAB의 클레임 해석에 동의하고 ‘487 특허의 모든 클레임 1-17항이 무효라는 판결을 내렸다. 이에 앞서, 해당 특허의 침해소송이 제기된 캘리포니아 법원에서는, PTAB의 무효 결정이 나기 얼마 전에, “human antibody”를 “fully human antibody”로만 제한하여 해석하는 명령을 내린 바 있다. 지방법원에서는 소위 “Phillips” 판결의 기준을 적용하여 PTAB보다 좁은 범위를 포함하도록 해석한것이다. 순회항소법원은 지방법원과 PTAB의 클레임 해석이 상이한 것을 알고 있었지만 두 포럼의 클레임 해석 기준이 상이하므로 (또 당사자에 의해 제출되는 증거의 범위도 다를 수 있다) 괜찮다고 하는 것을 판결문에 언급하고 있다. PTAB 결정에 대한 항소가 제출된 후 현재까지 지방법원 소송은 정지된 상태이다.
이 사건을 보면, 특허출원의 명세서와 클레임을 작성하는 것이, 특히 하루가 다르게 새로운 발견이 이루어지고 새로운 기술 들이 창출되는 생명과학 분야에서는 향후 10년 후 혹은 20년 후를 상상하며 심사과정 뿐만 아니라 특허확보 후 무효공격에도 잘 방어할 수 있는 명세서와 클레임을 작성하는 것이 참 어렵다는 생각을 다시 하게 한다. 만약 ‘487특허에 “fully human antibody”로 한정하는 종속청구항이 있었다면 어땠을까 하는 생각을 하게된다.
기술의 빠른 변화뿐만 아니라, 특허청과 법원에서의 정책의 변화 같이 출원인이 어떻게 할 수 없는 외부 요인 등도 특허의 획득과 방어에 큰 영향을 미친다. 다음엔 항체 청구항에서의 명세서 기재요건에 대해 항-IL-12 항체 의약품 Stelara® 와 Abbvie Deutschland의 특허를 중심으로 해서 알아본다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
-현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사
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-2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토
-2013-2014 재미특허협회 회장
-2005 조지타운 법대 JD
-1985 연세대 생화학과 학사
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