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팜플러스

이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이

2021-01-27 13:57

[기고] <7> 툴젠 CRISPR 미국특허출원의 Interference 선언

유전자 편집 혹은 유전자 가위기술로도 불리우는 CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)는 원래 박테리아가 바이러스 침입에 대한 대항수단으로 갖고 있는 일종의 박테리아 면역시스템이다. 박테리아가 진화과정 중에 갖게 된 이 방어시스템을 원핵생물/진핵생물에서 유전자 편집을 위한 목적으로 사용하도록 기술을 개발한 공로로Jennifer Doudna박사 (University of California)와 Emmanuelle Charpentier박사(University of Vienna)는 2020년 노벨 화학상을 공동으로 수상하였다. Source: Dr. Jennifer Doudna’s 노벨상 수상 강연 화면 캡쳐 CRISPR이전에도 타겟 유전자를 삭제 혹은 변화시키기 위한 목적의 기술이 알려져 있었지만, 타겟 이외의 유전자 부분에 변화를 가져오는 off-target 확률도 높고 복잡하여 실용화하기에는 여러 문제점이 있었다. CRISPR는 그런 기존 기술의 문제점을 극복하고 높은 정확성과 상대적으로 간단한 방법으로 목적하는 타겟 유전자를 삭제하거나 혹은 원하는 유전자로 치환하거나 도입할 수 있게 했다는 점에서 엄청난 가능성을 갖는 기술이고, 그 정확도 때문에 유전자 편집 혹은 유전자 가위 기술이라고 불리운다. CRISPR 기술에 대해 2012년에 빌리니우스 대학 (3월), 캘리포니아대학 (5월), 툴젠 (10월), 시그마/알드리치 (12월 6일), 그리고 하버드대학/브로드 인스터튜트 (12월12일)가 미국특허청에 특허출원을 하였다. 이중 캘리포니아대학과 하버드대학 사이에 누가 CRISPR 기술을 먼저 발명하였는지에 대한 다툼 (소위 “interference”) 을 미국특허청 심판원에서 벌이고 있는데, 이에 대해서는 다음 기고에서 그 현황을 설명하고자 한다. 시그마/알드리치도 캘리포니아대학과 하버드대학에 대하여 interference를 신청하였지만 기각되었거나 아직 interference가 선언되지 않은 상태이다. 한편, 미국특허청 심판원은 2020년 12월 14일자로 툴젠의 미국출원에 대해 하버드 대학의 미국특허와 캘리포니아대학의 특허 들을 대상으로 하여 interference를 선언하였다. 툴젠 vs. 하버드 대학/브로드 인스터튜트는 Interference No. 106,126이고 툴젠 vs. 캘리포니아 대학은 Interference No. 106,127이다. 툴젠의 청구항은 포유동물 세포를 대상으로 하고, 브로드 인스터튜트와 캘리포니아대학의 청구항은 진행세포를 대상으로 한다. 툴젠이 위 두 Interference 에서 청구항에 표시된 발명에 대하여 선 출원일을 갖는 “senior party”로 표시되어 있다. interference에서 senior party의 출원일보다 먼저 발명을 했음을 junior party가 입증해야 하는 책임이 있기 때문에 senior party로 지정된 것은 큰 장점을 가질 수 있다. 다만 위 지정이 확정된 것은 아니고, interference초기 과정에 당사자들의 주장과 그에 수반하는 증거 들을 기반으로 senior party/junior party 지정을 검토하게 된다. 한편, interference에서는interference의 대상이 되는 기술 (“interfering subject matter”)를 정의하는 “count”를 지정하는데, 이 count는 양 당사자의 특허/출원 청구항과 다를 수도 있다. Interference에서는 선 발명뿐만 아니라 count로 정의된 발명이 명세서에 의해 충분히 뒷받침되는 지 (명세서 기재요건 및 실시가능 요건) 및 신규성/진보성 등의 모든 특허요건을 검토하게 되기 때문에, 선 발명을 입증할 수 있으면서도 모든 특허성 요건을 만족시키는 범위로 정의된 Count를 잘 작성하는 것이 아무리 강조해도 부족함이 없을 정도로 중요하다. 한편, interference절차는 두 단계로 이루어져 있다. 첫번째 단계는 count로 정의된 발명에 대해 실제 interference (interference-in-fact)가 있는 지의 여부와 count에 상응하는 특허/출원 청구항의 지정, 우선권 주장의 인정 여부 등을 결정하는 “motion phase”가 있고, 이 motion phase 과정에서 count가 종종 변경되고, senior party/junior party 지정이 변경되는 경우가 생길 수 있다. 이 Motion phase에서 interference-in-fact 가 있다고 하는 결정이 나면 비로서 “발명을 누가 먼저 했는 지”를 결정하는 “priority phase”로 넘어가게 된다. 툴젠의 미국 출원 14/685,510은 심사관의 거절을 받고 불복하는 항고를 하여 심판원으로부터 특허사정 결정을 받은 바 있다. 특허를 받을 수 있는 발명이 확정된 후에야 interference가 선언될 수 있다. 툴젠의 청구항에 기초한 mammalian system과 캘리포니아대학/하버드대학의 eukaryotic system사이에 interference-in-fact가 있는 지의 여부에 대해서 당사자 들이 논쟁을 벌일 것이 예상된다. 툴젠 interferences의 향후 스케쥴을 논의하기 위한 첫번째 conference calls (심판원의 판사, 당사자들 참석)은 2021년 2월 4일로 예정되어 있다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

2021-01-13 17:07

올해 단연 화제를 일으킨 두 인공지능은 OpenAI (일론 머스크가 투자한 여러 회사 중의 하나)가 6월에 공개한 GPT-3 (generative pre-trained transformer)와 12월 초 CASP (Critical Assessment of Structure Prediction) 경쟁에서 2위와 엄청난 차이를 두고 우승한 DeepMind의 “AlphaFold 2” 프로그램일 것이다. GPT-3는 컴퓨터 언어가 아닌 자연 언어를 명령어로 사용해 App을 개발하고 진짜 사람처럼 철학적인 대화를 이어나가거나 시를 쓸 수 있다고 해서 센세이션을 일으켰다. 물론 일각에선 무시하는 프로그래머들도 있었지만. 영화 “Her”와 “Ex-Machina”를 보며 “와아”라는 감탄사와 함께, “인간”을 과연 어떻게 정의하고 “인공지능과 구분”지을 수 있는 특성은 무엇일 지, 의식 (consciousness)은 어떻게 생겨나고 어떻게 정의되어야 할 지 등을 생각하지 않을 수 없었는데, 현실에서도 이미 영화에서와 같은 세계에 많이 접근하고 있다고 느꼈다. AlphaFold – 이름이 왠지 낯익지 않은가? 맞다. 이세돌을 꺽은 알파고를 개발한 DeepMind가 개발한 단백질의 3차원 구조를 결정하는 프로그램이다. 단백질은 대략 20여개의 아미노산으로 이루어져 있고, 그 아미노산 서열 (1차 구조)에 따라 3차원 구조가 결정된다. 단백질의 구조는 그 기능과 곧장 연결되어 있고 (구조가 곧 기능), 따라서 단백질 발현 후 folding이 잘못되어 3차원 구조가 달라지면 질병의 원인이 될 수 있다. 생체 내의 수 많은 작용 들은 단백질이 주변환경과 그 결합 물질에 따라 구조가 변화하여 진행된다. 예를 들어, 분자 모터인 kinesin과 myosin은 ATP 결합과 ADP 분리에 따라 그 3차원 구조가 바뀌며 fibrin위를 걸어가는 것처럼 이동한다: Source: Fundamentals of Biochemistry at https://www.youtube.com/watch?v=FwNVHiTOANM. 단백질의 3차원 구조는 단백질을 결정화한 후 X-ray diffraction을 통하여 결정하는데, 그에 소요되는 시간 (약 1년)과 비용이 아주 크다 (약 1억 3천만원). 지금까지 약 2억개의 단백질의 서열이 보고되었는데, 그중 17만개 정도만 3차원 구조가 결정되었다고 하니, 단백질 구조를 실험적으로 결정하는 것이 얼마나 고단한 일인지 짐작할 수 있다. 아미노산 서열에 기초하여 단백질의 서열을 예측하는 많은 프로그램 들이 있는데, 지금까지 프로그램들이 예측하는 단백질 구조가 정확하지 않을 뿐더러 단백질을 구성하는 각 분자 레벨에서는 유용성을 제공하기가 힘들었다고 한다. 그런데 알파고는 3차원 구조도 정확하게 결정하고 분자레벨에서의 스케일에서도 정확도가 높아, 실험적으로 단백질을 결정화하여 구조를 규명하는 것과 동등한 수준의 정확도로 단백질 구조를 결정할 수 있어, 이제 단백질 구조에 관한 문제를 “해결”하는 수준에 이르렀다고 한다 (https://www.nature.com/articles/d41586-020-03348-4) . 이 프로그램이 실용화된다면 단백질 구조학 분야에서 대변혁이 일어나고 생체내 메카니즘을 이해하거나 질병을 이해하고, 약물을 개발 (예, 디자인 합성 단백질)에 가속도가 붙을 수 있는 등 이의 활용분야가 무궁무진할 것으로 예측들을 하고 있다. 보통 약물개발의 초기에 타겟 바이오마커를 찾아내고, 그 구조를 동정하고, 그의 작용을 조절할 수 있는 물질을 스크리닝하거나 새로이 합성을 한다. 이 모든 과정에 관여한 연구자들은 특허출원의 청구항에 기재된 발명의 착상부터 완성까지 관여했다면 그 출원의 발명자가 될 수 있다. Alphafold를 이용하여 타겟 단백질의 구조를 확인하고, catalytic site와 binding site를 확인했고, 이 정보를 이용하여 이 부위에 결합하는 물질을 스크리닝하고 후보 물질들과 결합했을 때의 구조를 Alphafold를 통해 확인하여 후보물질을 선정했다면, 이 후보물질을 스크리닝하는 방법이나 선정된 후보물질을 이용하여 단백질을 modulate하는 방법에 대한 출원의 발명자는 누가 되어야 할까? 그리고 이 경우 그 출원은 연구를 진행한 회사가 소유해야 할까 아니면 Alphafold를 소유한 DeepMind가 되어야 할까? 그리고 앞서 얘기한 GPT-3이 시를 썼다면, GPT-3에게 저작권을 인정해주어야 할까? 현재 미국법으로는 (그리고 대부분의 나라에서도 마찬가지로), 개인 (individual)만이 발명자가 될 수 있다. 따라서 미국특허청은 올해 인공지능이 관여한 발명을 포함하는 출원에 대한 처리를 어떻게 해야 할 지에 대한 의견도 수집하고 지속적인 내부 논의 및 다른 국가들과도 논의를 지속적으로 하고 있는 것으로 보고되고 있다. 한편 미국특허청은 인공지능에 의해 만들어진 발명이라고 밝히면서 출원을 행한 영국의 한 회사의 출원에 대해 발명자 요건을 만족시키지 못한 것을 이유로 출원을 거절했음을 공식화한 적이 있다. 한편, 인공지능을 응용한 기술을 포함한 특허출원은 급속하게 증가하고 있고, 기술분야별로는 컴퓨터 비전, 자연언어 프로세싱, 헬스케어, 자동차 분야가 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다. Kate Gaudry and Thoma Franklin, https://www.ipwatchdog.com/2019/05/14/patent-trends-study-part-ten-artificial-intelligence-industry/id=109189/. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

2020-12-31 10:19

[기고] <5> Covid-19 코로나 백신과 특허이야기

코비드-19 (이하 “코로나”로 약칭)에 대한 백신의 개발이 기록적인 속도로 이루어져, 화이자와 모더나가 대규모 임상에서 90% 이상의 효과를 나타내는 것으로 발표했고, 아스트라제네카의 백신도 90%에 이르는 효과를 나타내었다고 발표한 바 있다. 영국에서는 화이자의 백신에 대한 긴급 허가를 내주어 12월 8일이면 백신 접종이 시작될 것으로 예상되고 있다. 미국 FDA의 허가는 대체로 유럽에 비해서 장기간이 소요되는 편이고, 빠르면12월 중순에 허가가 나올 수 있을 것으로 내다보고 있다. 코로나 백신의 개발은 여러 종류로 이루어지고 있는데, mRNA 백신, 단백질 서브유니트 백신, 벡터 백신 등이 있다. mRNA 백신은 질병을 일으키는 코로나바이러스에 독특하게 발현되면서 인체에는 무해한 단백질을 암호화하는 mRNA를 인체에 투여하여 단백질을 발현하게 하고 그 단백질을 항원으로 한 항체를 생산하게 한다. 단백질 서브유니트 백신은 질병을 일으키는 바이러스의 단백질을 사람에 투여하여 체내에서 항체를 만들도록 한다. 벡터 백신은 약화시킨 생 바이러스를 이용하는 기술인데, 코로나바이러스의 유전물질을 다른 바이러스 (바이러스 벡터라고 한다) 에 집어넣어 인체에 투여하여 항체 생산을 유도한다. 화이자와 모더나의 백신은 mRNA 백신이고, 아스트라제네카의 백신은 벡터 백신이다. mRNA 백신은 가장 최근에 개발된 기술로서 개발에 상대적으로 시간이 덜 소요되고 생산이 상대적으로 빨리 이루어질 수 있다고 하는 장점이 있지만, 불안정한 mRNA를 인체내 항체를 생산하는 세포까지 전달하는 기술의 동반 개발이 요구되고 생산된 백신의 수송/처리가 까다롭다고 하는 단점이 있다. 화이자의 백신은 영하 70oC 에서 보관/수송해야 하고 일단 바이알을 해동하여 주사제를 만들면 1-2시간 안에 사용을 마쳐야만 한다. 모더나의 백신은 화이자의 백신보다는 수송조건이 약간 완화되어 있고 보관도 조금 더 오래할 수 있다고 하지만, 그래도 종래의 백신과 비교하면 여전히 수송과 보관이 아주 까다롭다. 반면 아스트라제네카의 벡터 백신은 일반 상온에서 수송과 보관이 가능하고, 비용이 mRNA 백신보다 훨씬 저렴하다고 하는 장점이 있다. mRNA 백신의 제작에 사용된 전달 (delivery) 기술은 lipid nanoparticle (“LNP”)로서, 지질로 이루어진 막안에 mRNA를 안정하게 함유시키는 기술이고, 최근 10여년간 빠른 속도로 여러 약물전달방법으로 개발되고 있고, 이 기술을 이용한 약물을 이용한 다수의 항암 임상실험이 진행중이다. siRNA/mRNA를 포함하는 LNP의 구조로는 아래와 같은 것을 예로 들수 있다: 바깥 미셀의 외부표면에는 타겟 세포에 특이적으로 결합할 수 있는 리간드를 포함할 수 있고, 외부 미셀 안에 다시 RNA를 둘러싼 인버트된 미셀이 들어있는 구조를 갖고 있다. 아래 도식에 보여지는 것처럼, LNP는 RNA를 안정하게 보호하고, 타겟 세포에 도달하면 세포막에 융합되어 세포안으로 들어간 후 RNA를 방출하여 세포내에서 단백질이 발현되도록 한다: siRNA를 이용한 치료방법과 mRNA를 이용한 백신은 강력한 치료효과와 면역효과라고 하는 강점을 가졌음에도 불구하고, 이들을 효율적으로 전달할 수 있는 전달방법의 부족 혹은 어려움 때문에 외면당한 적도 있었지만, 이번 코로나바이러스를 극복하고자 하는 집단노력의 결실로 큰 성과를 이룬 분야이다. LNP 기술에 대한 특허 중, Arbutus라고 하는 회사가 미국특허 제 8,58,069, 9,404,127호, 및 9,3664,435를 보유하고 있는데, 이들 특허는 안정한 핵산-지질 입자 (SNALP) 및 그의 제조방법, 그를 타겟세포에 전달아혀 단백질을 발현하는 방법 등을 청구하고 있다. 모더나의 mRNA 백신이 정확하게 어떤 성분과 구조를 갖는지는 모르겠지만, mRNA LNP 기술은 위 특허들에 포함되는 것으로 보인다. 한편 모더나는 위 세개의 특허에 대해 무효심판청구 (IPR)을 청구하였었고 올 7월에 특허청 심판원으로부터 일부는 이기고 일부는 진 결정문을 받았고, 이 결정 들에 대해 연방순회법원에 항고를 한 상태이다. 그래서 일부에선, 모더나의 mRNA 백신이 Arbutus 특허를 침해하면 백신의 판매가 불가능해지거나 늦추어지는 것이 아닌 가 하는 추측이 있었고, 모더나의 주가도 한때 많이 떨어진 적이 있다. 하지만, 아직까지 Arbutus가 모더나에 대해 특허권 침해소송을 시작했다는 뉴스는 없다. 한편 모더나는 최근에 pandemic 기간 중에는 자사의 특허를 사용하는 회사가 있어도 특허권 행사를 하지 않겠다고 공표한 바 있다. 모더나가 특허와 관련하여 또 다른 구설수에 올랐는데, 올 8월엔 시민단체들이, 모더나의 특허출원에 연방정부(국방부)의 연구비 지원을 받아 연구를 추진한 사실을 기재하지 않은 것을 이유로 국방부에 조사를 요청했기 때문이다. 미국법에서는 연방정부의 지원을 받아 이루어진 연구결과의 산물에 대한 특허출원을 하는 경우, 그 사실을 특허출원 명세서에 기재하도록 하고 있고, 연방정부는 그 특허된 발명에 대해, 특정한 상황에서는, 그 특허권자로 하여금 제 3자에게 라이센스를 주도록 강요할 수 있는 권리 (소위, “march-in rights”)를 갖는다. 주:1980년 제정된 Bayh-Dole법. 연방정부가 위 규정이 생긴 1980년부터 40년이 지난 지금까지, 한번도 그런 권리 행사를 했다는 보고는 없다. 만에 하나 현재와 같은 pandemic 상황에서 다른 백신 들이 빨리 공급되지 않는다면, 백신의 생산량을 늘리기 위한 목적으로 고려될 수도 있다고 생각된다. 미국특허법엔 소위 공공의 이익을 위한 “강제실시권” 규정이 없다. 대신 법원의 재량에 의해 특허권 침해자에게 침해금지를 명령하는 대신 특허를 계속 실시하도록 하면서 일정한 댓가 (즉 실시료)를 지급할 것을 명령함으로써 강제실시권에 준하는 효과를 얻을 수 있다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

2020-12-16 10:54

[기고] <4> 제네릭 ANDA 소송, 어느 법원에서 소송을 할까

제네릭 ANDA 소송, 어느 법원에서 소송을 할까 특허권자의 허락없이 특허된 발명을 만들거나, 사용하거나, 판매의사를 밝히거나 또는 판매하거나, 수입을 하면 특허침해행위에 해당한다고 미국특허법 제 271조 (a)는 규정하고 있다. 한편, FDA의 허가를 받아아먄 판매가 가능한 의약품이나 의료장비의 경우, FDA에 데이터를 제출하기 위한 목적으로 행해진 행위들은 침해가 아니라고 하는 예외규정 (safe harbour defense)이 271조 (e)(1)에 마련되어 있다. 반대로 제 271조 (a)에 규정된 행위가 아님에도 불구하고 특허침해로 추정되는 행위가 있다. 바로 Orange Book에 기재된 특허의 보호를 받는 기준의약품 (reference drug)의 제네릭 제품을 갖고 FDA에 단축허가 신청 (Abbreviated new drug approval; ANDA) 을 제출하는 행위이다. ANDA를 제출하는 제네릭 회사는 Orange Book에 리스트된 특허 각각에 대해 특허존속시간이 끝날 때까지 판매를 하지 않겠다거나 혹은 특허가 무효/비침해라고 하는 certification을 제출해야 한다. 그리고 ADNA가 접수된 후 30일 이내에 특허권자/brand drug maker에게 ANDA 제출의 사실을 고지해야 하고, 특허권자는 45일 이내에 제네릭에 대해 특허침해소송을 시작할 수 있다. 한편, 법원에서 소송을 시작하기 위해서는 해당 법원이 피고에 대해 인적 관할권을 갖고 있어야 한다. 2017년 미국대법원은 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC 사건에서, 회사를 상대로 연방지방법원에서 특허침해소송을 하기 위해서는 (1) 피고회사가 설립된 지역 (place of incorporation) 혹은 (2) 규칙적이고 확립된 사업소재지 (regular and established place of business) 이면서 특허침해행위가 일어난 곳의 관할 법원에 소송을 제기해야만 한다고 판결한 바 있다. 그렇다면 위의 기준을 ANDA 침해소송에 적용시키면 어떻게 될까? FDA가 매릴랜드 주에 소재하고 있으므로, FDA에 ANDA를 제출한 것에 의해 형성되는 침해행위는 매릴랜드 주에서 일어나는 것이고 따라서, FDA가 위치한 관할지역의 연방법원에 제네릭을 상대로 침해소송을 하는 것은 적합할 것이다. 그리고 미국에서 설립된 회사라면 그 법인 설립지역에 소재한 법원이 적법한 관할권을 갖고 있을 것이다. 한편, 제네릭 회사가 FDA 허가를 받는 것은 미국에서 제네릭 의약품 판매를 하고자 하는 계획 하에서 이루어진 것이므로, 만약 이런 장래의 제네릭 의약품 판매/유통 행위 (즉, 침해행위)가 이루어지는 지역도 제네릭 회사에 대한 인적 관할권을 갖는다고 판단한다면, 특허권자가 제네릭 회사를 상대로 ADNA 소송을 할 수 있는 지역은 아주 넓어질 것이다. 특허소송, 특히 ANDA 소송은 일반적인 특허침해소송의 요소들 뿐만 아니라 FDA 허가절차가 연계되어 있어서, 적은 숫자의 법원들만 경험이나 전문성을 갖고 있는 상황이다. 대표적으로 뉴저지, 델러웨어, 뉴욕의 연방지방법원 들에서 상당 수의 ANDA 소송이 진행된다. 그래서 많은 제약회사들이 위 지역에 소재하는 법원에 ANDA 소송을 시작하곤 한다. 위에서 언급한 2017년 TC Heartland 대법원 판결 이전에는, 장래 제네릭 의약품 유통이 이루어질 지역도 제네릭 회사에 대한 관할권을 갖고 있다는 하는 기준하에, brand drug 특허권자는 비교적 자유롭게 자기들에게 유리할 수 있는 지역의 법원에 ANDA 소송을 시작할 수 있었다 하지만 2020년 11월 5일 미국연방순회법원은, TC Heartland 대법원 판결을 적용하여, ANDA 소송에서 인적 관할권은 (1) 제네릭 회사의 법인 설립지, (2) FDA에 ADNA를 제출하는 것과 관련된 행위가 있었던 곳 에만 있다고 판결하였다. 구체적으로는, Valeant Pharmaceuticals v. Mylan Pharmaceuticals 항소심에서, 웨스트 버지니아에서 설립되고 뉴저지에서는 규칙적이고 잘 확립된 사업을 하지 않는 Mylan Pharmaceutical을 상대로 Valeant가 뉴저지 법원에서 시작한 ANDA 소송에서 뉴저지 법원은 관할권이 없다고 하는 지방법원의 판결을 확정하였다. 하지만, 공동 피고중 하나였던, 인도 소재의 Mylan Laboratories Ltd.에 대해서는 외국 법인에 대해서는 미국 전 지역이 관할권을 갖는다고 하는 원칙에 따라, 뉴저지 법원이 관할권을 갖는다고 판결했다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

2020-12-02 13:33

[기고] <3> 특허침해소송의 게임 – 클레임 해석

특허침해 분쟁의 승패를 가르는 것, 창이면서 방패인 것, 특허권자 원고와 침해추구를 받는 피고 사이의 합의 (settlement)를 이끌어내는 것 – 이것은 무엇일까? 바로 특허침해소송이라고 하는 게임에서 가장 중요한 '특허클레임의 해석 (claim construction)'이다. 특허클레임의 해석은 특허에 포함된 각 클레임(청구항)에 의해 보호되는 범위를 결정하는 것이다. 그래서 특허클레임이 먼저 해석되어야만 특허의 침해가 있다 없다를 판단할 수 있다. 특허침해를 인정받기 위해서는 특허클레임이 충분히 넓게 해석을 받는 것이 필요하고 중요하다. 하지만, 넓게 해석된 특허클레임은 선행기술의 범위도 넓어지고 명세서 기재요건을 만족시켜야 하는 범위가 넓어지게 되어 그만큼 무효공격을 받을 틈이 많이 생기게 된다. 특허클레임 해석은 특허권자와 침해추구를 받는 자 모두에게 기회와 위기를 동시에 준다. 그래서 특허침해소송에서는 특허유효성을 유지하면서 침해를 인정받을 수 있는 범위로 정의되는 클레임 해석을 이끌어내는 전략이 아무리 강조해도 부족하지 않다. 피고의 입장에서는 침해가 인정되지 않는 좁은 범위로 클레임 해석이 이루어지거나, 만일 넓은 범위로 해석이 되는 경우 무효항변을 할 수 있는 가능성이 있는 해석을 이끌어낼 수 있는 전략이 필요하다. 특허침해소송에서 일단 특허클레임의 해석이 법관에 의해 이루어지면, 특허권자 원고와 피고 사이에 승패를 가늠할 수 있는 기준이 조금 더 명백해지기 때문에 양측이 합의(settlement)에 이르는 가능성이 더 커지게 된다. 미국특허법에서는 특허출원의 클레임을 해석하는 기준과 특허의 클레임을 해석하는 기준이 상이하다. 아직 특허등록이 되지 않은 특허출원의 클레임은 소위 “최광의의 합리적인 해석 (broadest reasonable interpretation)” 기준에 따라 상대적으로 넓게 해석되고, 등록받은 특허의 클레임은 “보통의 통상적인 의미 (ordinary and customary meaning)”에 따라 상대적으로 좁게 해석되는 경향이 있다. 하지만, 어떤 기준이 적용되는 가에 관계없이 클레임 해석을 위해 일차적으로 참고가 되는 것은 출원명세서와 출원인이 심사과정 중에 제출한 의견내용 (특히, 신규성과 진보성을 주장하기 위해 선행기술과 구분하는 기술적 특징 들)과 클레임 수정사항이다. 그래서, 명세서에 특정 용어를 정의해 놓으면, 명세서에 정의된 범위가 우선적으로 채택된다. “보통의 통상적인 의미”란 발명이 이루어진 시점에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해하는 의미로 정의된다. 따라서 특허출원일로부터 3년이 지난 후 특허가 등록되고 그로부터 10년쯤 지난 후에 침해소송이 있다고 하면, 클레임의 해석은 발명이 이루어진 13년 전의 기술수준을 고려하여 그 범위를 정하게 된다. 예를 들어, 현재 미국특허청 심판원에서 진행되고 있는 CRISPR 기술의 interference (선발명자를 결정하는 심판절차)에서, “guide RNA”를 어떻게 해석해야 할 것인지에 대해 Broad Institute와 UC 사이에 다툼이 있었다. 여러가지 주장들이 펼쳐졌지만, 심판원은 발명이 이루어지던 2012년에 “guide RNA”란 용어가 CRISPR 기술과 관련하여 dual-RNA구조와 single RNA (chimeric RNA)구조 모두를 포함하는 일반적인 용어(generic term)로 사용되고 있지 않았었고 Broad Institute의 명세서에서도 guide RNA를 single RNA 혹은 chimeric RNA 와 호환하여 사용하고 있기 때문에, single RNA구조만 포함하는 것으로 해석하는 결정을 내린 바 있다 (2020년 9월). 한편, interference에서는 등록된 특허의 클레임 해석에도 “최광의의 합리적인 해석”기준을 적용한다. Broad Institute와 UC사이의 interference는 현재 선발명자 결정을 위한 단계의 절차가 진행중이다 미국특허 클레임에 포함된 용어로서 다음 세 표현은 법률적인 의미를 갖는 중요한 것이어서 소개를 하고자 한다. “comprising a, b, and c” – 이 클레임의 범위는 발명의 요소로서 a, b, c를 모두 포함하는 한, 그외 다른 요소들을 포함하는 것들도 커버하는 가장 넓은 범위를 제공한다. “consisting of a, b, and c” – 이 클레임의 범위는 발명의 요소로서 a, b, c를 포함하는 것만 커버하고, 그외 다른 요소들을 포함하면 그 다른 요소들이 아무리 사소하거나 공지된 것이어도 특허범위에 속하지 않는 가장 좁은 범위를 제공한다. “consisting essentially of a, b, and c” - 이 클레임의 범위는 “comprising”과 “consisting of”의 중간 정도의 보호범위를 제공하고, 발명의 특징을 변화시키지 않는 한 다른 요소들도 더 포함할 수 있는 것으로 해석이 된다. 예를 들어 약학조성물의 경우, 유효성분의 물성이나 구조를 변화시키지 않는 부형제가 이에 속할 수 있다. 하지만, 심사과정 중에는, 명세서에 “consisting essentially of”의 범위에서 제외되는 요소 들을 구체적으로 설명하고 있지 않으면, 일반적으로는 “comprising”과 동일한 의미를 갖는 것으로 심사된다. 미국특허에 클레임에 포함된 특정 표현들이 클레임 범위를 정하는데 있어 어떤 의미를 갖는 지를 잘 알아야 연구초기나 제품 발매시에 행하는 freedom-to-operate 혹은 회피설계 (designing around)를 제대로 할 수 있다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다. -현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사 Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자 -2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토 -2013-2014 재미특허협회 회장 -2005 조지타운 법대 JD -1985 연세대 생화학과 학사

2020-11-18 14:32

[기고] <2> Stelara®와 항체 특허명세서 기재요건

항체 발명을 특허 클레임에서 설명할 수 있는 방법에는 여러가지가 있다. 예를 들면, 항체 전체의 서열이나 가변 부위의 서열, 혹은 여섯개의 CDR 서열의 조합을 이용하여 구조적으로 정의할 수 있다. 또는 항원을 특정하거나 epitope을 특정하여 이들에 특이적으로 결합하는 것을 특징으로 하는 기능적 정의도 가능하다. 혹은 위와 같이 하여 정의된 표준 항체와 경쟁하는 것, 특정 조건에서 일정 해리상수를 갖는 특징을 이용하여 정의하는 것도 가능하다. 때로는 위에 나열된 것들을 조합하여 정의할 수도 있다. 기능적인 정의를 포함하는 항체 클레임은 그 범위가 상대적으로 넓은 장점이 있지만, 선행기술에 존재하는 항체와 범위가 겹칠 수 있는 가능성도 높아지고, 소위 특허법에서 요구하는 명세서 기재요건을 만족하지 못하게 되어 특허를 받는데 어려움이 있을 수도 있다. 다행이 특허를 등록시키더라도 클레임이 무효공격을 받을 가능성이 많다. 명세서 기재요건 (written description)은, 출원 시점에 발명자가 클레임에 기재된 발명의 전체 범위를 소유하고 있었음을 보여주는 요건이다. 따라서, 항체 클레임이 기능으로만 표현되어 있을 때, 예를 들어 “특정 항원에 특이적으로 결합하는 항체”라고 정의되어 있을 때, 그 항원에 결합하는 모든 항체들을 골고루 대표할 수 있는 다양한 항체의 예가 필요하다. 특히 명세서에서 “항체”라고 하는 용어는 항체 전체 서열, 그 단편, scFv, Fab’ 등을 포함하고, chimeric, humanized, human 항체를 포함한다고 하는 정의를 포함하여 그 범위를 넓게 지정한 경우에 더욱 그렇다. <다양한 치료항체> (variants (Source: Wikipedia) 2020년 현재 미국특허청의 심사기준과 법원에서의 판례 경향에 따르면, 항체를 항원을 이용하여 특정한 클레임 (예: an antibody specifically binding to antigen X)은 명세서에 그런 항체의 실시예가 몇개 있다 하더라도 명세서 기재요건을 만족시키지 못한 것으로 판단받을 가능성이 많다. 보통은 심사과정 중에 여섯 개 CDR서열을 모두 포함시켜 정의하여야만 특허를 받을 수 있다. 최근 10여 년 동안 많은 항체 특허들이 기재요건을 만족시키지 못한 것을 이유로 하여 무효화되어 왔다. Humira® 에 대하여 특허침해소송을 하여 그 당시 역대 최고의 손해배상액 평결을 받았다가 2011년 연방순회항소법원에서 기재요건 불비로 무효가 된 Janssen (Centocor)의 anti-TNF-α 항체 특허가 좋은 예이다. 또한 2014년 AbbVie Deutschland v. Janssen 사건의 특허는 항-IL-12 항체를 해리상수로 정의한 광범위한 클레임을 포함하고 있었다. 이 특허의 명세서에는 약 300개의 항체 실시예가 기재되어 있었지만, 이들은 동일한 원조 항체 (Joe 9)를 기원으로 해서 site mutation 을 통해 물성을 개량한 항체들이었다. 연방순회항소법원은 클레임의 범위에 비해 실시예로 기재된 항체의 예들이 숫자는 많지만 아주 좁은 범위에 불과한 것이어서, 해리 상수로 정의된 넓은 범위의 항-IL-12 항체 클레임 전체를 대표하는 것으로 볼 수 없고, 따라서 클레임의 전체 범위가 명세서에 기재되어 있지 않다고 무효 판결을 내렸다. 이 사건에서 Janssen의 제품인 Stelara® 는 카파-light chain과 VH5 사슬을 갖는 항체임에 반해, Abbvie의 특허명세서에 기재된 약 300여개의 항체들은 모두 공통적으로 lambda-light chain과 VH3 사슬을 갖고 있다: (Source: HelloIPLaw.com) 이외에도 anti-PCSK9 항체 특허의 명세서 기재요건 충족 여부에 대하여 소송이 진행되고 있는 Amgen v. Sanofi 사건은 현재 두 번째로 연방순회항소 법원에 계류중이고, 내년 중에 판결이 나올 것으로 예측된다. 항체 특허에 대한 이런 판결이나 심사경향은 후발 개발자에게는 특허침해를 회피할 수 있는 기회를 제공한다. 예를 들어, 특허 클레임이 특정 항원에 특이적으로 결합하는 항체라고 정의하고 있고 명세서에는 특정 에피토프를 설명하고 있는 경우, 그와는 다른 에피토프에 결합하는 새로운 항체를 개발한 후 개발자는 설사 새로운 항체가 특허 클레임에 포함되어 침해가능성이 있더라고 클레임을 무효화시킬 수 있는 강한 논리를 가질 수 있고 본인의 새로운 항체도 특허를 받을 수 있다. 하지만 이 경우에도 또 다른 후발 개발자자 비슷하게 다른 에피토프에 결합하는 항체를 만들거나 혹은 Stelara®와 같이 항체의 다른 부분에서 전혀 다른 서열을 갖는다면 그에 대해서는 권리행사에 많은 위험이 따르게 될 수 있다. 이는 연구과정 중에 어느 시점에, 얼마 만큼의 데이터가 얻어졌을 때 출원을 하는 것이 가장 적정한가를 판단하는데 중요한 지표로 삼을 사항이다. 빨리 출원하기 위해 너무 적은 데이터를 갖고 출원을 하는 것도, 충분한 데이터를 얻기 위해 너무 늦게 출원을 하는 것도 안전하지 않다. 가출원제도 혹은 국내우선권주장 출원 등을 이용하여 1년의 우선권 기간 안에 데이터가 모여지는 대로 여러 개의 출원을 하는 것도 한가지 전략이 될 수 있다. 그리고 심사과정 뿐만 아니라 특허 등록후에도 살아남을 수 있는 특허를 만들기 위해서는 하나의 발명에 대해 다양한 범위와 다양한 정의를 통해 클레임을 작성할 필요가 있다. 항체 클레임의 경우, 타겟이 되는 항원, epitope 결합 서열, 항체 서열, 경쟁 결합 특성, 기능적 특징 등을 통해 항체를 정의하는 여러 클레임이 필요하다. 물론 명세서에 이런 클레임을 뒷받침할 수 있는 설명과 데이터가 포함되어 있어야 한다. 그리고, 항체가 치료목적으로 개발되는 과정에 따라, 치료방법, 항체와 다른 치료물질과의 combo, 제제/dosing, 환자군의 선정, 및 제조/정제 방법 등의 클레임을 포함하는 특허 들을 20-30년 에 걸쳐 획득하는 것이 필요하다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다. -현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사 Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자 -2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토 -2013-2014 재미특허협회 회장 -2005 조지타운 법대 JD -1985 연세대 생화학과 학사

2020-11-04 11:11

[기고] <1> Dupixent®와 Immunex 특허의 'human antibody'의 해석

특허 클레임에 적힌 '인간 항체 (human antibody)'의 범위를 어떻게 해석할 수 있을까? 항체의 모든 서열이 인간 유래인 항체 만을 포함할까? 혹은 CDR 부위는 인간 이외의 동물에서 유래되고 나머지 부위는 모두 인간 항체 서열로 이루어진 “humanized antibody” 까지도 포함할까? 그리고 만일 특허청 항고심판원 (PTAB)과 연방 지방법원에서 동일한 특허의 동일한 용어를 달리 해석한다면 어떻게 될까? Immunex가 소유한 미국특허 8,679,487 (“‘487 특허”)는 인간 인터류킨-4 리셉터에 결합하는 항체를 클레임하고 있다. ‘487특허의 클레임 1항은 “An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 receptor, wherein…. “ 로 되어 있다. 한편, Dupixent® (dupilumab)은 IL-4와 IL-13의 시그널링을 저해하는fully-human monoclonal antibody로서, 아토피 피부염, 천식, 만성 비부동염의 치료 용으로 허가를 받아 판매되고 있다. 2019년 전세계 매출이 US$ 2.32 billion이었고 올해에는 약 US$ 3.4 billions에 달할 것으로 예측되는 사노피/리제네론의 블록버스터 의약품이다 (source: Fierce Pharma). Immunex가 사노피/리제네론을 상대로 2017년에 캘리포니아 법원에 특허침해 소송을 제기했고, 이에 대응하여 사노피/리제네론이 미국특허청 특허항고심판원(PTAB)에 진보성 결여를 이유로 ‘487 특허의 무효를 주장하는 무효심판(IPR)을 신청했다. 미국특허청 PTAB에서는 가장 넓은 범위로 해석 (broadest reasonable interpretation) 하는 기준을 적용하여, ‘487특허의 “human antibody”를 온전히 인간유래의 항체 (fully human antibody) 뿐만 아니라 CDR 서열은 비인간 유래의 것인 “humanized antibody”도 포함하는 것으로 해석하여, ‘487 특허의 전체 클레임 1-17항이 아래와 같이 선행기술에 의해 진보성이 없다고 결정하였다. 미국특허청 PTAB이 위와 같이 해석을 함에 있어서, 특허 명세서를 참고했는데, 명세서에는 “human antibody”를 딱히 정의하고 있지는 않았다. 하지만, 명세서에 포함된 “[a]ntibodies of the invention include, but are not limited to, partially human (preferably fully human) monoclonal antibodies”라는 문구와 “Procedures have been developed for generating human antibodies in non-human animals. The antibodies may be partially human, or preferably completely human” 문구에 주목하여 위와 같은 해석을 하게 된 것이다. 진보성 결여에 의해 클레임이 무효화되는 것을 방어하기 위해서 Immunex는 “human antibody”는 “fully human antibody”만을 포함하는 것이라고 주장하였다. 그 근거 중 하나로서, ‘487특허의 출원심사 과정 중에 있었던 클레임 보정내용을 들었다. ‘487 특허의 출원심사 중에, 신규성 결여 거절이유를 극복하기 위하여 ‘antibody”를 “human antibody”로 한정하는 보정을 하면서, “a human, partially human, humanized, or chimeric antibody”를 기재하고 있던 종속항을 삭제한 바 있다. Immunex는 이에 기초하여 fully human이외의 다른 항체 들은 모두 포기한 것이라고 주장하였지만, PTAB은 클레임 1항에 “fully human”이라는 표현은 없다는 것을 이유로 하여 Immunex의 주장을 받아들이지 않았다. 결국 fully human antibody와 partially human antibody를 모두 포함하는 것으로 넓게 해석된 클레임 1항과 종속항 2-17항은 murine antibody와 murine antibody로부터 humanized antibody를 생산하는 것을 설명하는 선행기술에 의해 진보성이 없는 것으로 결정되었고, Immunex는 PTAB의 클레임 해석에 불복하여 순회항소법원에 항소를 하였다. 하지만, 순회항소법원은 PTAB의 클레임 해석에 동의하고 ‘487 특허의 모든 클레임 1-17항이 무효라는 판결을 내렸다. 이에 앞서, 해당 특허의 침해소송이 제기된 캘리포니아 법원에서는, PTAB의 무효 결정이 나기 얼마 전에, “human antibody”를 “fully human antibody”로만 제한하여 해석하는 명령을 내린 바 있다. 지방법원에서는 소위 “Phillips” 판결의 기준을 적용하여 PTAB보다 좁은 범위를 포함하도록 해석한것이다. 순회항소법원은 지방법원과 PTAB의 클레임 해석이 상이한 것을 알고 있었지만 두 포럼의 클레임 해석 기준이 상이하므로 (또 당사자에 의해 제출되는 증거의 범위도 다를 수 있다) 괜찮다고 하는 것을 판결문에 언급하고 있다. PTAB 결정에 대한 항소가 제출된 후 현재까지 지방법원 소송은 정지된 상태이다. 이 사건을 보면, 특허출원의 명세서와 클레임을 작성하는 것이, 특히 하루가 다르게 새로운 발견이 이루어지고 새로운 기술 들이 창출되는 생명과학 분야에서는 향후 10년 후 혹은 20년 후를 상상하며 심사과정 뿐만 아니라 특허확보 후 무효공격에도 잘 방어할 수 있는 명세서와 클레임을 작성하는 것이 참 어렵다는 생각을 다시 하게 한다. 만약 ‘487특허에 “fully human antibody”로 한정하는 종속청구항이 있었다면 어땠을까 하는 생각을 하게된다. 기술의 빠른 변화뿐만 아니라, 특허청과 법원에서의 정책의 변화 같이 출원인이 어떻게 할 수 없는 외부 요인 등도 특허의 획득과 방어에 큰 영향을 미친다. 다음엔 항체 청구항에서의 명세서 기재요건에 대해 항-IL-12 항체 의약품 Stelara® 와 Abbvie Deutschland의 특허를 중심으로 해서 알아본다. <필자소개> 이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다. -현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사 Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자 -2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토 -2013-2014 재미특허협회 회장 -2005 조지타운 법대 JD -1985 연세대 생화학과 학사

2020-10-21 11:18

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<1> Dupixent®와 Immunex 특허의 'human antibody'의 해석

이선희 (미국특허변호사, 파트너, Sughrue Mion PLLC)

편집부 기자
입력 2020-10-21 11:18 수정

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