용법용량 특허에 대한 침해 항변으로는 진보성 없음을 이유로 무효주장을 하는 것이 빈번하다. 오늘은 진보성 결여에 대해서는 특허청의 심판 절차를 이용하여 다투고, 그와 병행하여 진행된 지방법원의 특허침해소송에서는 명세서 기재 불비에 근거해 무효 다툼을 한 사건이 있어, 소개하고자 한다. 2023년 7월 24일 연방순회항소법원이, 치료방법의 특허가 명세서 실시가능요건/기재요건을 만족하여 유효하다고 한 지방법원의 판결을 확인한, United Therapeutics Corp. v. Liquidia Technologies, Inc., 2022-2217, 2023-1021 이다. 참고로 특허청 심판원에서 진행된 심판사건에서는 진보성 결여 여부만 다투었고, 심판원은 특허를 취소하는 심결을 하여 (심판 번호 IPR2021-00406), 현재 연방순회항소법원에 별도 사건으로 계류 중이다.

United Therapeutics는 트레프로스티닐을 이용하여 폐고혈압을 치료하는 방법에 관한 특허 US10716793 (‘793 특허)와 약물 자체의 정제된 형태에 관한 특허 US9593066 (‘066특허)의 특허권자이고, 폐고혈압 치료용 트레프로스티닐 흡입 제제인 티바소(Tyvaso®)의 브랜드 메이커이다.

‘793특허의 독립청구항 1항은 다음과 같다:
1. 트레프로스티닐 또는 그의 제약상 허용되는 염을 포함하는 제제의 치료 유효 단일 사건 용량 (single event dose)을 흡입 장치로 폐 고혈압을 앓고 있는 인간에게 흡입에 의해 투여하는 것을 포함하는 폐 고혈압 치료 방법으로서, 치료 유효 단일 사건 용량은 15 마이크로그램 내지 90 마이크로그램의 트레프로스티닐 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염이 1 내지 3회 호흡으로 전달되는 것인 방법.

‘066특허의 독립청구항 1항은 다음과 같다:
1. 트레프로스티닐 또는 이의 약제학적으로 허용되는 염을 포함하는 약제학적 조성물로서, 상기 조성물은 사전 알킬화 및 가수분해 단계로부터 생성된 하나 이상의 불순물을 갖는 트레프로스티닐의 출발 배치를 제공하는 단계, 출발 배치를 조합하여 트레프로스티닐의 염을 형성하는 단계를 포함하는 공정에 의해 제조된 약제학적 조성물. 및 염기를 포함하고, 트레프로스티닐 염을 단리하고, 단리된 트레프로스티닐 염으로부터 트레프로스티닐 또는 그의 제약상 허용되는 염을 포함하는 제약 조성물을 제조함으로써, 트레프로스티닐의 출발 배치에서 발견되는 하나 이상의 불순물의 수준이 제약 조성물에서 더 낮고, 여기서 상기 알킬화는 벤즈인덴 트리올의 알킬화이다.

‘793특허와 ‘066특허 모두 현재 오렌지북에 티바소-관련 특허로 등재되어 있다.

Liquidia의 제품인 Yutrepia™는 트레프로스티닐을의 흡입용 건조 분말 제제로서, 티바소의 복제약은 아니다.  하지만, Yutrepia™의 판매 허가를 얻고자, 티바소를 기준의약품으로 하여 소위 §505(b)(2) NDA 를 제출하였고, Hatch-Waxman 규정에 따라 그 당시 오렌지북에 등재되어 있던 ‘066특허에 대해 파라그래프 IV notice를 특허권자인 United Therapeutics에 보냈다. 이에 대해 United Therapeutics가 ‘066 특허의 침해소송을 제기하였다.  Liquidia가 NDA를 제출한 후, United Therapeutics는 그 당시 (2020년 1월 31일) 유지하고 있던 출원 패밀리 (최초 우선권 주장 출원의 출원일은 2006년 5월 15일; 20년 특허존속기간 기산일은 2007년 5월 5일)의 계속 출원을 하면서 우선심사 청구 (소위 Track One Request)를 함께 하여 초고속으로 심사를 받아 2020년 6월 30일에 특허등록을 받고 (‘793 특허), 이 특허도 오렌지 북에 등재한 후, 지방법원 소송 중에 이 특허에 대한 침해 주장도 추가하는 전략을 취하였다.

이 사건에서 Liquidia는 특허 클레임에서 청구된 "폐고혈압 치료"은 그 범위가 지나치게 넓은 데 반해 명세서에는 특정한 종류의 폐고혈압을 치료하는 것만을 기재하고 있을 뿐, 그룹 2 폐정맥 고혈압을 치료하는 것에 대해서는 기재하지 않으므로, 실시가능 및 기재요건을 만족시키지 못한다고 주장하였다. 한편, 전문가들은 폐고혈압에는 5가지 하위군이 존재하는 것으로 취급하고 있다.  

이런 주장을 연방순회항소법원은 다음과 같은 이유로 기각했다.

Liquidia의 주장은 기본적으로 그룹 2 PH (폐고혈압)를 더 넓은 범위의 genus (즉, 폐고혈압의 5개 그룹 모두) 내에 속하는 구체적 종으로 취급할 것을 요청하는 것이다. 그러나 특정 질병의 변이를 가진 환자의 하위 집합을 전통적인 속과 종 청구항 (genus and species claim)에 비유하는 것은 부적절하다. 치료방법의 청구항이 대상으로 하는 질병이나 상태를 분류 (fractionate)하고, 이들 질병의 각 개별 변형 (이 경우, 폐고혈압 환자의 개별 그룹)에 대해 명세서에 치료방법을 별도로 기재할 것을 요구하는 것은, 이들 각각의 변형이 청구항에 기재되어 있지 않는 한, 옳지 않다.

본 사건은 치료방법 청구항을 작성할 때 고려해야 할 중요한 지침을 제공한다.  하위 그룹의 환자군 혹은 증세/질병 상태를 청구항에 청구하지 않는 한, 명세서 실시가능 및 기재요건을 충족시키기 위해, 청구 대상 질병의 모든 하위 그룹 또는 무반응 환자 집단을 다룰 필요는 없음을 분명히 한다.  하지만,다른 한편으로, genus 범위의 명세서 기재요건을 만족시키기 위해 대부분의 species에 공통적인 구조의 설명이나 대표적인 범위의 구현예를 기재할 것을 요구하는 다른 판례 들과 어떻게 병존할 지 지켜볼 일이다.

그리고, 한국이나 유럽의 프랙티스에서는, 치료방법에 관한 청구항에 대해서는, 명세서에 안전성(safety)과 효능 (efficacy)를 보여주는 기재가 포함되어 있어야 할 것을 요건으로 하는 경향이 있는데, 미국 실무에서는 그렇지 않은 것을 확실하게 하는 법원의 설명도 있다.  소송에서 Liquidia는 치료방법의 청구항을 뒷받침하기 위해 안전성과 효능이 (데이터가) 기재되어 있을 것이 요구된다고 주장하였다. 이에 대해 연방순회항소법원은 “치료학적으로 효과적인"이라는 청구항 문언은 명세서에 분명하게 “혈류역학적 가치를 개선하는”것으로 정의되어 있고, 청구항에 기재된 “폐고혈압 치료”라고 하는 언어가 "추가적인 효능이나 안전을 요구하는 것은 아니다”라고 한 지방법원의 판단에 동의했다.  그리고, 법원은 치료방법의 안전성과 유효성은 FDA의 결정 사항이지, 특허법에서 판단한 사항이 아님을 재차 확인하였다 (“안전성 및 유효성 문제는 오랫동안 FDA의 권한에 속했왔다. . . 우리는 청구항에 (안전성과 유효성)에 대한 언급이 없는 데,  안전성과 유효성을 청구항에 기재된 요건 처럼 처리함으로써 FDA의 책임을 특허 청구항에 삽입하는 것을 거부한다 (We decline to insert the FDA’s responsibilities into claims by importing requirements where they do not recite such limitations.).”).

한편, 미국에서는 제품 (혹은 화합물이나 조성물)이 공지되어 있는 경우, 그것을 제조하는 새로운 공정을 개발하고 그 공정에 의해 제조된 제품에 유리한 점이 있어도, 그 제품 자체가 구조 혹은 물성 상 기존의 제품과 차별되게 청구항에 기재하고 있지 않으면 신규성이나 진보성이 없는 것으로 판단한다. 이런 기준에 따라, ‘066특허의   공정-한정-제품 (product-by-process) 청구항은 신규성이 없는 것을 이유로 무효로 판결되었다.

본 소송으로 Liqudia의 Yutrepin™의 허가는 2027년 5월 5일까지 중지된 상태이고,  FDA의 오렌지북에 따르면 현재까지 트레프로스티닐 흡입제는 United Therapeutics의 티바소® 만 유일하게 허가를 받았다.