10년 가까이 진행되었던 항-PCSK9 항체에 관한 암젠과 사노피 간의 특허 분쟁이 종결되었다. 5월 18일에 미국 대법원이 연방순회항소법원의 특허 무효 판결을 확정하는 판결을 내렸기 때문이다.    

본 특허 분쟁 사건의 배경과 연방순회항소법원의 판결에 대한 자세한 내용은 이전의 기고 (36번 https://www.yakup.com/plan/plan_sub04.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=477&nid=3000132787&num_start=; 49번 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&pmode=&cat=132&cat2=477&nid=3000132922&num_start=0)을 참조할 수 있다. 

이번에 무효가 확정된 두 건의 미국 특허는 8,829,165호와 8,859,741호이고, 암젠은 항체가 결합하는 epitope을 정의하는 방식으로 항체를 청구하고 있다.  따라서, 가변영역의 서열이나 6개의 CDR 서열을 이용하여 정의된 항체의 청구항 보다 넓은 범위의 특허범위를 청구할 수 있었지만, 명세서 기재요건 (written description)이나 실시가능요건 (enablement requirement)를 만족시키지 못하는 것을 이유로 무효로 되고 말았다.  새로운 치료 타켓이나 바이오 마커를 발견한 것에 기초로 하여 기술개발과 상업화를 하고자 하는 회사에겐 불리한 소식이고, biosimilar 혹은 biobetter를 개발하는 회사 들에겐 희소식이 될 수 도 있겠다.

항-PCSK9 항체는 콜레스테롤을 감소시키는 약효를 갖고 있고, 심장마비, 뇌졸증 및 불안정 협심증 예방을 위한 목적으로 처방된다. 암젠은 레파타 (Repatha®)라는 상표로, 리제네론과 사노피는 프랄런트 (Praluent®)의 상표로 시판하고 있다. 암젠의 레파타는 2022년 전세계 매출이 US$ 1.3 billion이었고, 리제네론과 사노피는 미국과 전세계에서 각각 US$ 130 million과 US$ 400 million의 매출을 올렸다.

암젠의 특허 출원 명세서가 다수의 실시예와 항체 서열을 기재하고 있었지만, 그것만으로는 에피토프로 정의된 범위에 포함될 수 있는 수 많은 항체 들을 당업자가 과도한 실험 없이 만들고 사용할 수 있도록 명세서가 기재되어 있을 것을 요구하는 실시가능 요건을 만족시키지는 못한다고 판단된 것이다.  암젠의 명세서에 기재된 항체들은 모두 동일한 모 항체에서 유도된 것이었다.  에피토프로 정의된 항체의 범위가 아주 넓었던 것을 고려하면, 이번 대법원의 판례가 아주 비합리적이라고 만은 할 수 없다고 생각한다. 그럼에도 불구하고, 새로운 타겟이나 바이오마커를 발견하고 그 발견에 기초한 여러 응용 기술을 특허로 보호받고자 하는 발명자나 특허변호사의 입장에서는, 이번 대법원 판례가 무거운 짐으로 느껴진다.  명세서 기재요건이나 실시가능 요건은 명세서에 기재된 일반적 기술 내용, 실시예의 범위, 청구항의 범위, 관련 기술 분야의 기술 수준 (당업자의 수준과 출원 당시 입수 가능한 기술의 수준) 등을 모두 고려하여 판단하게 되는데, 새로운 타겟이 처음 발견되었을 때 적정한 범위의 특허를 받을 수 있기에 충분한 만큼의 자료와 데이터를 얻는데 소용되는 시간과 빨리 출원을 해야 하는 시간 과의 싸움 (잠재적인 경쟁자들 보다 먼저 출원을 해야 하는 부담) 사이에서 고민을 하게 되기 때문이다. 그리고 짧은 시간 안에 많은 데이터를 얻을 수 있는 자원을 갖고 있는 글로벌 기업과 달리, 인적, 물적 자원이 딸리는 창업기업이나 비영리 연구소의 경우, 이번 대법원의 판결은 강한 특허 포트폴리오를 만드는 과정에 부담을 하나 더 얹어주는 형상이다.

그리고 이번 대법원 판례는, 종종 그렇듯이, 그러면 어느 만큼의 데이터가 필요한 지에 대한 가이드를 전혀 주고 있지 않다. 2021년 연방순회항소 법원이 암젠의 특허를 무효화한 지방법원의 판결을 인용하는 판결을 내린 후, 미국특허청은 항체 발명에 대한 명세서 기재요건과 실시가능 요건을 강화하여 심사를 하고 있다.  현재로선 6개의 CDR 서열을 모두 기재하는 청구항을 포함하는 것이 그중 광범위한 특허를 받을 수 있는 방법인데 (미니항체의 경우에는 3개의 CDR 서열), CDR 서열의 결정이 여러 방법에 의해 이루어질 수 있고 그 방법에 따라 다른 서열로 결정될 수 있다는 점에서, CDR 서열로 항체를 정의하는 것에 불만족해 하거나 불안해 하는 연구자들도 있다.  이와 관련하여 명세서에 동일한 가변영역 서열에서 결정되는 CDR 서열들을 Kabat numbering system에 의한 것 뿐만 아니라 Chothia numbering system에 의해 결정되는 서열 들, 그리고 가능하다면 항원에 결합하는 특정 아미노산 잔기 (contact residues) 들에 대한 설명을 추가함으로써, 잠재적인 불명확성의 이슈 (indefiniteness issue)와 제3자가 침해를 피해갈 수 있는 가능성을 감소시키는 것을 고려해 볼 수 있다. 그리고 특허출원의 청구항을 여러 구성 요소의 조합으로 다양한 보호 범위를 갖도록 작성하는 것이 중요하다.