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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<55> CRISPR 선발명 분쟁 (Interference) 진행 현황
이선희
입력 2023-03-08 15:24
수정 최종수정 2023-03-08 15:34
CRISPR 선발명 분쟁 (Interference) 진행 현황
요즘 핫한 GPTChat에게 CRISPR 기술에 대한 특허를 누가 갖고 있느냐고 물었더니, 아래와 같이 답한다 (대화는 영어로 진행하였고, 괄호 안의 번역은 Google Translate의 번역이다):
필자 : Who owns CRISPR patents?
GPTcha t : CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) technology is the subject of several patent disputes and ownership claims. Currently, the key patent owners of CRISPR-Cas9 gene editing technology include: (CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술은 여러 특허 분쟁 및 소유권 주장의 대상입니다. 현재 CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술의 주요 특허 소유자는 다음과 같습니다:)
The Broad Institute of MIT and Harvard, which holds patents related to the use of CRISPR in eukaryotic cells (i.e., cells with a nucleus), such as human cells. (인간 세포와 같은 진핵 세포(즉, 핵을 가진 세포)에서 CRISPR의 사용과 관련된 특허를 보유하고 있는 MIT 및 Harvard의 Broad Institute.)
The University of California, Berkeley, which holds patents related to the CRISPR-Cas9 system in all cells, including bacteria and eukaryotes. (박테리아와 진핵생물을 포함한 모든 세포에서 CRISPR-Cas9 시스템과 관련된 특허를 보유하고 있는 버클리 캘리포니아 대학교.)
These patents are currently being litigated in multiple court cases, with both parties seeking to establish their ownership of this important technology. The outcome of these cases will likely have a significant impact on the future of gene editing and the development of new CRISPR-based therapies. (이러한 특허는 현재 여러 법원 소송에서 소송 중이며 양 당사자는 이 중요한 기술에 대한 소유권을 확립하려고 합니다. 이러한 사례의 결과는 유전자 편집의 미래와 새로운 CRISPR 기반 치료법의 개발에 상당한 영향을 미칠 것입니다.)
추가적으로 진행한 대화에서, 툴젠과 시그마에 대한 얘기는 내가 먼저 질문을 한 후에야 이들 회사 들도 CRISPR 분쟁의 당사자이라는 답변이 나왔다. 아직은 GPTchat과의 대화에서 법률적인 내용이나 심판원에서 일어나고 있는 구체적인 내용에 대한 답변은 하지 못했다. 유료 서비스로만 접근할 수 있는 소송 정보나 특허청에서 나오는 판례는 아직 훈련이 되지 않은 것 같은 인상을 받았다. 하지만, CRISPR 기술의 상업화를 위한 회사들 중 뉴스에 많이 나온 회사들 (Editas Medicine, Intellia Therapeutics, CRISPR Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Illumina, Caribou Biosciences, ERS Genomics, Casebia Therapeutics 등의 라이센시)의 이름은 금방 찾아주었다.
2021년 기준으로 공개된 특허출원만 11,000 건이 넘고 그중 대부분은 최근 5년 동안 출원된 것들을 감안하면, CRISPR 기술이 의약이나 농업 분야, 그리고 많은 기초 연구 분야에서 큰 변혁을 가져올 것이 예상되고 있다는 것을 알 수 있다. CRISPR-Cas9 시장에 대한 추정치로서 2020년에 미화 14억 달러였으며, 2028년에는 미화 62억 달러에 이를 것으로 예상하는 분석가 들도 있다.
CRISPR 선발명 분쟁
2021년 1월13일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&cat=132&cat2=477&nid=3000132492)과 2021년1월 27일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&nid=3000132501&cat=132&cat2=477&kind=pharmplus)자 기고에서 소개한 바 있는, 캘리포니아 대학 측, 브로드 연구소 측, 툴젠, 그리고 시그마 (머크의 자 회사) 사이에 여러 건의 선발명 분쟁 (interference)은 아직도 진행형이다.
캘리포니아 대학 vs. 브로드 연구소 (Interference no. 106,115)
캘리포니아 대학 측과 브로드 연구소 측 사이에 진행된, 진핵세포에 적용되는 CRISR 기술에 대한 인터피어런스는 특허청 심판원에서 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 한 바 있다. 이 인터피어런스에서 브로드 측이 senior party 로 인정되었으므로, 브로드 측이 인정받은 최초의 출원일 (2012년 12월 12일)보다 먼저 발명을 했다는 것을 캘리포니아 대학 측에서 입증할 책임이 있었다. 인터피어런스 절차에서, 선발명을 했다고 하는 주장의 대상이 되는 발명을 “count”라고 하고, 이 count 발명을 기재한 출원의 출원일이 빠른 출원인이 senior party로 인정받고, 상대방은 junior party가 된다. 따라서, 인터피어런스에서 senior party, junior party는 count에 의해 결정되므로, 캘리포니아 대학 측이 원핵세포에서의 실험 결과를 포함한 최초 출원을 2012년 5월에 했지만, 이 출원일은 진핵세포에 적용되는 CRISPR 발명의 출원일로는 인정받지 못한 것이다.
인터피어런스에서는 Junior party가 Senior party의 출원일보다 먼저 count 발명을 했다는 것을 입증해야만 하고, 이 입증 책임을 만족시키지 못하면 senior party가 자동적으로 이기게 된다. 심판원은 캘리포니아 대학 측이 2012년 3월 1일 착상 이후 진핵세포에 CRISPR 기술을 적용하여 진행한 계속적인 연구과정에서 진핵세포에 적용시키는 것의 어려움을 여러 번 토로했었고 많은 노력에도 불구하고 성공적인 결과를 2012년 12월 12일 까지 얻지 못했다는 것을 이유로 하여, 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 하였다. 한편, 브로드측은 2011-2012년 사이의 연구 상황에 대한 증거 들을 제출했었는데, 심판원은 진핵세포에서의 실험 결과를 발표하기 위한 원고를 Science에 제출한 2012년 10월 5일을 발명의 완성일 (reduction to practice)로 일단 보았다.
캘리포니아 대학 측은 이 심결에 불복하여 연방순회항소법원에 항고를 했고 (사건 번호 22-1594), 브로드 측도 심결의 일부 항목에 대해 항고를 하여 (사건 번호 22-1653), 현재 항소가 진행중이다. 2022년 9월 30일에 캘리포니아 대학 측이 항고 브리프를 제출하였고, 브로드 측도 2023년 2월 7일에 답변서를 제출한 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 툴젠 (Interference no. 106,127)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 시그마 (Interference no. 106,132)
이 인터피어런스에서는 2013년 6월 12일의 출원일을 인정받은 시그마가 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 툴젠 (Interference no. 106,126)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 이 인터피어런스도, 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 시그마 (Interference no. 106,133)
이 인터피어런스에서는 시그마가 senior party이다. 이 인터피어런스도 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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요즘 핫한 GPTChat에게 CRISPR 기술에 대한 특허를 누가 갖고 있느냐고 물었더니, 아래와 같이 답한다 (대화는 영어로 진행하였고, 괄호 안의 번역은 Google Translate의 번역이다):
필자 : Who owns CRISPR patents?
GPTcha t : CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) technology is the subject of several patent disputes and ownership claims. Currently, the key patent owners of CRISPR-Cas9 gene editing technology include: (CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술은 여러 특허 분쟁 및 소유권 주장의 대상입니다. 현재 CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술의 주요 특허 소유자는 다음과 같습니다:)
The Broad Institute of MIT and Harvard, which holds patents related to the use of CRISPR in eukaryotic cells (i.e., cells with a nucleus), such as human cells. (인간 세포와 같은 진핵 세포(즉, 핵을 가진 세포)에서 CRISPR의 사용과 관련된 특허를 보유하고 있는 MIT 및 Harvard의 Broad Institute.)
The University of California, Berkeley, which holds patents related to the CRISPR-Cas9 system in all cells, including bacteria and eukaryotes. (박테리아와 진핵생물을 포함한 모든 세포에서 CRISPR-Cas9 시스템과 관련된 특허를 보유하고 있는 버클리 캘리포니아 대학교.)
These patents are currently being litigated in multiple court cases, with both parties seeking to establish their ownership of this important technology. The outcome of these cases will likely have a significant impact on the future of gene editing and the development of new CRISPR-based therapies. (이러한 특허는 현재 여러 법원 소송에서 소송 중이며 양 당사자는 이 중요한 기술에 대한 소유권을 확립하려고 합니다. 이러한 사례의 결과는 유전자 편집의 미래와 새로운 CRISPR 기반 치료법의 개발에 상당한 영향을 미칠 것입니다.)
추가적으로 진행한 대화에서, 툴젠과 시그마에 대한 얘기는 내가 먼저 질문을 한 후에야 이들 회사 들도 CRISPR 분쟁의 당사자이라는 답변이 나왔다. 아직은 GPTchat과의 대화에서 법률적인 내용이나 심판원에서 일어나고 있는 구체적인 내용에 대한 답변은 하지 못했다. 유료 서비스로만 접근할 수 있는 소송 정보나 특허청에서 나오는 판례는 아직 훈련이 되지 않은 것 같은 인상을 받았다. 하지만, CRISPR 기술의 상업화를 위한 회사들 중 뉴스에 많이 나온 회사들 (Editas Medicine, Intellia Therapeutics, CRISPR Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Illumina, Caribou Biosciences, ERS Genomics, Casebia Therapeutics 등의 라이센시)의 이름은 금방 찾아주었다.
2021년 기준으로 공개된 특허출원만 11,000 건이 넘고 그중 대부분은 최근 5년 동안 출원된 것들을 감안하면, CRISPR 기술이 의약이나 농업 분야, 그리고 많은 기초 연구 분야에서 큰 변혁을 가져올 것이 예상되고 있다는 것을 알 수 있다. CRISPR-Cas9 시장에 대한 추정치로서 2020년에 미화 14억 달러였으며, 2028년에는 미화 62억 달러에 이를 것으로 예상하는 분석가 들도 있다.
CRISPR 선발명 분쟁
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2021년 1월13일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&cat=132&cat2=477&nid=3000132492)과 2021년1월 27일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&nid=3000132501&cat=132&cat2=477&kind=pharmplus)자 기고에서 소개한 바 있는, 캘리포니아 대학 측, 브로드 연구소 측, 툴젠, 그리고 시그마 (머크의 자 회사) 사이에 여러 건의 선발명 분쟁 (interference)은 아직도 진행형이다.
캘리포니아 대학 vs. 브로드 연구소 (Interference no. 106,115)
캘리포니아 대학 측과 브로드 연구소 측 사이에 진행된, 진핵세포에 적용되는 CRISR 기술에 대한 인터피어런스는 특허청 심판원에서 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 한 바 있다. 이 인터피어런스에서 브로드 측이 senior party 로 인정되었으므로, 브로드 측이 인정받은 최초의 출원일 (2012년 12월 12일)보다 먼저 발명을 했다는 것을 캘리포니아 대학 측에서 입증할 책임이 있었다. 인터피어런스 절차에서, 선발명을 했다고 하는 주장의 대상이 되는 발명을 “count”라고 하고, 이 count 발명을 기재한 출원의 출원일이 빠른 출원인이 senior party로 인정받고, 상대방은 junior party가 된다. 따라서, 인터피어런스에서 senior party, junior party는 count에 의해 결정되므로, 캘리포니아 대학 측이 원핵세포에서의 실험 결과를 포함한 최초 출원을 2012년 5월에 했지만, 이 출원일은 진핵세포에 적용되는 CRISPR 발명의 출원일로는 인정받지 못한 것이다.
인터피어런스에서는 Junior party가 Senior party의 출원일보다 먼저 count 발명을 했다는 것을 입증해야만 하고, 이 입증 책임을 만족시키지 못하면 senior party가 자동적으로 이기게 된다. 심판원은 캘리포니아 대학 측이 2012년 3월 1일 착상 이후 진핵세포에 CRISPR 기술을 적용하여 진행한 계속적인 연구과정에서 진핵세포에 적용시키는 것의 어려움을 여러 번 토로했었고 많은 노력에도 불구하고 성공적인 결과를 2012년 12월 12일 까지 얻지 못했다는 것을 이유로 하여, 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 하였다. 한편, 브로드측은 2011-2012년 사이의 연구 상황에 대한 증거 들을 제출했었는데, 심판원은 진핵세포에서의 실험 결과를 발표하기 위한 원고를 Science에 제출한 2012년 10월 5일을 발명의 완성일 (reduction to practice)로 일단 보았다.
캘리포니아 대학 측은 이 심결에 불복하여 연방순회항소법원에 항고를 했고 (사건 번호 22-1594), 브로드 측도 심결의 일부 항목에 대해 항고를 하여 (사건 번호 22-1653), 현재 항소가 진행중이다. 2022년 9월 30일에 캘리포니아 대학 측이 항고 브리프를 제출하였고, 브로드 측도 2023년 2월 7일에 답변서를 제출한 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 툴젠 (Interference no. 106,127)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 시그마 (Interference no. 106,132)
이 인터피어런스에서는 2013년 6월 12일의 출원일을 인정받은 시그마가 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 툴젠 (Interference no. 106,126)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 이 인터피어런스도, 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 시그마 (Interference no. 106,133)
이 인터피어런스에서는 시그마가 senior party이다. 이 인터피어런스도 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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<55> CRISPR 선발명 분쟁 (Interference) 진행 현황
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
- 이선희 기자 news@yakup.co.kr
- 입력 2023-03-08 15:24 수정 최종수정 2023-03-08 15:34
CRISPR 선발명 분쟁 (Interference) 진행 현황
요즘 핫한 GPTChat에게 CRISPR 기술에 대한 특허를 누가 갖고 있느냐고 물었더니, 아래와 같이 답한다 (대화는 영어로 진행하였고, 괄호 안의 번역은 Google Translate의 번역이다):
필자 : Who owns CRISPR patents?
GPTcha t : CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) technology is the subject of several patent disputes and ownership claims. Currently, the key patent owners of CRISPR-Cas9 gene editing technology include: (CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술은 여러 특허 분쟁 및 소유권 주장의 대상입니다. 현재 CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술의 주요 특허 소유자는 다음과 같습니다:)
The Broad Institute of MIT and Harvard, which holds patents related to the use of CRISPR in eukaryotic cells (i.e., cells with a nucleus), such as human cells. (인간 세포와 같은 진핵 세포(즉, 핵을 가진 세포)에서 CRISPR의 사용과 관련된 특허를 보유하고 있는 MIT 및 Harvard의 Broad Institute.)
The University of California, Berkeley, which holds patents related to the CRISPR-Cas9 system in all cells, including bacteria and eukaryotes. (박테리아와 진핵생물을 포함한 모든 세포에서 CRISPR-Cas9 시스템과 관련된 특허를 보유하고 있는 버클리 캘리포니아 대학교.)
These patents are currently being litigated in multiple court cases, with both parties seeking to establish their ownership of this important technology. The outcome of these cases will likely have a significant impact on the future of gene editing and the development of new CRISPR-based therapies. (이러한 특허는 현재 여러 법원 소송에서 소송 중이며 양 당사자는 이 중요한 기술에 대한 소유권을 확립하려고 합니다. 이러한 사례의 결과는 유전자 편집의 미래와 새로운 CRISPR 기반 치료법의 개발에 상당한 영향을 미칠 것입니다.)
추가적으로 진행한 대화에서, 툴젠과 시그마에 대한 얘기는 내가 먼저 질문을 한 후에야 이들 회사 들도 CRISPR 분쟁의 당사자이라는 답변이 나왔다. 아직은 GPTchat과의 대화에서 법률적인 내용이나 심판원에서 일어나고 있는 구체적인 내용에 대한 답변은 하지 못했다. 유료 서비스로만 접근할 수 있는 소송 정보나 특허청에서 나오는 판례는 아직 훈련이 되지 않은 것 같은 인상을 받았다. 하지만, CRISPR 기술의 상업화를 위한 회사들 중 뉴스에 많이 나온 회사들 (Editas Medicine, Intellia Therapeutics, CRISPR Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Illumina, Caribou Biosciences, ERS Genomics, Casebia Therapeutics 등의 라이센시)의 이름은 금방 찾아주었다.
2021년 기준으로 공개된 특허출원만 11,000 건이 넘고 그중 대부분은 최근 5년 동안 출원된 것들을 감안하면, CRISPR 기술이 의약이나 농업 분야, 그리고 많은 기초 연구 분야에서 큰 변혁을 가져올 것이 예상되고 있다는 것을 알 수 있다. CRISPR-Cas9 시장에 대한 추정치로서 2020년에 미화 14억 달러였으며, 2028년에는 미화 62억 달러에 이를 것으로 예상하는 분석가 들도 있다.
CRISPR 선발명 분쟁
2021년 1월13일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&cat=132&cat2=477&nid=3000132492)과 2021년1월 27일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&nid=3000132501&cat=132&cat2=477&kind=pharmplus)자 기고에서 소개한 바 있는, 캘리포니아 대학 측, 브로드 연구소 측, 툴젠, 그리고 시그마 (머크의 자 회사) 사이에 여러 건의 선발명 분쟁 (interference)은 아직도 진행형이다.
캘리포니아 대학 vs. 브로드 연구소 (Interference no. 106,115)
캘리포니아 대학 측과 브로드 연구소 측 사이에 진행된, 진핵세포에 적용되는 CRISR 기술에 대한 인터피어런스는 특허청 심판원에서 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 한 바 있다. 이 인터피어런스에서 브로드 측이 senior party 로 인정되었으므로, 브로드 측이 인정받은 최초의 출원일 (2012년 12월 12일)보다 먼저 발명을 했다는 것을 캘리포니아 대학 측에서 입증할 책임이 있었다. 인터피어런스 절차에서, 선발명을 했다고 하는 주장의 대상이 되는 발명을 “count”라고 하고, 이 count 발명을 기재한 출원의 출원일이 빠른 출원인이 senior party로 인정받고, 상대방은 junior party가 된다. 따라서, 인터피어런스에서 senior party, junior party는 count에 의해 결정되므로, 캘리포니아 대학 측이 원핵세포에서의 실험 결과를 포함한 최초 출원을 2012년 5월에 했지만, 이 출원일은 진핵세포에 적용되는 CRISPR 발명의 출원일로는 인정받지 못한 것이다.
인터피어런스에서는 Junior party가 Senior party의 출원일보다 먼저 count 발명을 했다는 것을 입증해야만 하고, 이 입증 책임을 만족시키지 못하면 senior party가 자동적으로 이기게 된다. 심판원은 캘리포니아 대학 측이 2012년 3월 1일 착상 이후 진핵세포에 CRISPR 기술을 적용하여 진행한 계속적인 연구과정에서 진핵세포에 적용시키는 것의 어려움을 여러 번 토로했었고 많은 노력에도 불구하고 성공적인 결과를 2012년 12월 12일 까지 얻지 못했다는 것을 이유로 하여, 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 하였다. 한편, 브로드측은 2011-2012년 사이의 연구 상황에 대한 증거 들을 제출했었는데, 심판원은 진핵세포에서의 실험 결과를 발표하기 위한 원고를 Science에 제출한 2012년 10월 5일을 발명의 완성일 (reduction to practice)로 일단 보았다.
캘리포니아 대학 측은 이 심결에 불복하여 연방순회항소법원에 항고를 했고 (사건 번호 22-1594), 브로드 측도 심결의 일부 항목에 대해 항고를 하여 (사건 번호 22-1653), 현재 항소가 진행중이다. 2022년 9월 30일에 캘리포니아 대학 측이 항고 브리프를 제출하였고, 브로드 측도 2023년 2월 7일에 답변서를 제출한 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 툴젠 (Interference no. 106,127)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 시그마 (Interference no. 106,132)
이 인터피어런스에서는 2013년 6월 12일의 출원일을 인정받은 시그마가 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 툴젠 (Interference no. 106,126)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 이 인터피어런스도, 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 시그마 (Interference no. 106,133)
이 인터피어런스에서는 시그마가 senior party이다. 이 인터피어런스도 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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요즘 핫한 GPTChat에게 CRISPR 기술에 대한 특허를 누가 갖고 있느냐고 물었더니, 아래와 같이 답한다 (대화는 영어로 진행하였고, 괄호 안의 번역은 Google Translate의 번역이다):
필자 : Who owns CRISPR patents?
GPTcha t : CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) technology is the subject of several patent disputes and ownership claims. Currently, the key patent owners of CRISPR-Cas9 gene editing technology include: (CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 기술은 여러 특허 분쟁 및 소유권 주장의 대상입니다. 현재 CRISPR-Cas9 유전자 편집 기술의 주요 특허 소유자는 다음과 같습니다:)
The Broad Institute of MIT and Harvard, which holds patents related to the use of CRISPR in eukaryotic cells (i.e., cells with a nucleus), such as human cells. (인간 세포와 같은 진핵 세포(즉, 핵을 가진 세포)에서 CRISPR의 사용과 관련된 특허를 보유하고 있는 MIT 및 Harvard의 Broad Institute.)
The University of California, Berkeley, which holds patents related to the CRISPR-Cas9 system in all cells, including bacteria and eukaryotes. (박테리아와 진핵생물을 포함한 모든 세포에서 CRISPR-Cas9 시스템과 관련된 특허를 보유하고 있는 버클리 캘리포니아 대학교.)
These patents are currently being litigated in multiple court cases, with both parties seeking to establish their ownership of this important technology. The outcome of these cases will likely have a significant impact on the future of gene editing and the development of new CRISPR-based therapies. (이러한 특허는 현재 여러 법원 소송에서 소송 중이며 양 당사자는 이 중요한 기술에 대한 소유권을 확립하려고 합니다. 이러한 사례의 결과는 유전자 편집의 미래와 새로운 CRISPR 기반 치료법의 개발에 상당한 영향을 미칠 것입니다.)
추가적으로 진행한 대화에서, 툴젠과 시그마에 대한 얘기는 내가 먼저 질문을 한 후에야 이들 회사 들도 CRISPR 분쟁의 당사자이라는 답변이 나왔다. 아직은 GPTchat과의 대화에서 법률적인 내용이나 심판원에서 일어나고 있는 구체적인 내용에 대한 답변은 하지 못했다. 유료 서비스로만 접근할 수 있는 소송 정보나 특허청에서 나오는 판례는 아직 훈련이 되지 않은 것 같은 인상을 받았다. 하지만, CRISPR 기술의 상업화를 위한 회사들 중 뉴스에 많이 나온 회사들 (Editas Medicine, Intellia Therapeutics, CRISPR Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Illumina, Caribou Biosciences, ERS Genomics, Casebia Therapeutics 등의 라이센시)의 이름은 금방 찾아주었다.
2021년 기준으로 공개된 특허출원만 11,000 건이 넘고 그중 대부분은 최근 5년 동안 출원된 것들을 감안하면, CRISPR 기술이 의약이나 농업 분야, 그리고 많은 기초 연구 분야에서 큰 변혁을 가져올 것이 예상되고 있다는 것을 알 수 있다. CRISPR-Cas9 시장에 대한 추정치로서 2020년에 미화 14억 달러였으며, 2028년에는 미화 62억 달러에 이를 것으로 예상하는 분석가 들도 있다.
CRISPR 선발명 분쟁
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2021년 1월13일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&cat=132&cat2=477&nid=3000132492)과 2021년1월 27일 (https://www.yakup.com/pharmplus/index.html?mode=view&nid=3000132501&cat=132&cat2=477&kind=pharmplus)자 기고에서 소개한 바 있는, 캘리포니아 대학 측, 브로드 연구소 측, 툴젠, 그리고 시그마 (머크의 자 회사) 사이에 여러 건의 선발명 분쟁 (interference)은 아직도 진행형이다.
캘리포니아 대학 vs. 브로드 연구소 (Interference no. 106,115)
캘리포니아 대학 측과 브로드 연구소 측 사이에 진행된, 진핵세포에 적용되는 CRISR 기술에 대한 인터피어런스는 특허청 심판원에서 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 한 바 있다. 이 인터피어런스에서 브로드 측이 senior party 로 인정되었으므로, 브로드 측이 인정받은 최초의 출원일 (2012년 12월 12일)보다 먼저 발명을 했다는 것을 캘리포니아 대학 측에서 입증할 책임이 있었다. 인터피어런스 절차에서, 선발명을 했다고 하는 주장의 대상이 되는 발명을 “count”라고 하고, 이 count 발명을 기재한 출원의 출원일이 빠른 출원인이 senior party로 인정받고, 상대방은 junior party가 된다. 따라서, 인터피어런스에서 senior party, junior party는 count에 의해 결정되므로, 캘리포니아 대학 측이 원핵세포에서의 실험 결과를 포함한 최초 출원을 2012년 5월에 했지만, 이 출원일은 진핵세포에 적용되는 CRISPR 발명의 출원일로는 인정받지 못한 것이다.
인터피어런스에서는 Junior party가 Senior party의 출원일보다 먼저 count 발명을 했다는 것을 입증해야만 하고, 이 입증 책임을 만족시키지 못하면 senior party가 자동적으로 이기게 된다. 심판원은 캘리포니아 대학 측이 2012년 3월 1일 착상 이후 진핵세포에 CRISPR 기술을 적용하여 진행한 계속적인 연구과정에서 진핵세포에 적용시키는 것의 어려움을 여러 번 토로했었고 많은 노력에도 불구하고 성공적인 결과를 2012년 12월 12일 까지 얻지 못했다는 것을 이유로 하여, 브로드 측의 손을 들어주는 심결을 하였다. 한편, 브로드측은 2011-2012년 사이의 연구 상황에 대한 증거 들을 제출했었는데, 심판원은 진핵세포에서의 실험 결과를 발표하기 위한 원고를 Science에 제출한 2012년 10월 5일을 발명의 완성일 (reduction to practice)로 일단 보았다.
캘리포니아 대학 측은 이 심결에 불복하여 연방순회항소법원에 항고를 했고 (사건 번호 22-1594), 브로드 측도 심결의 일부 항목에 대해 항고를 하여 (사건 번호 22-1653), 현재 항소가 진행중이다. 2022년 9월 30일에 캘리포니아 대학 측이 항고 브리프를 제출하였고, 브로드 측도 2023년 2월 7일에 답변서를 제출한 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 툴젠 (Interference no. 106,127)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
캘리포니아 대학 vs. 시그마 (Interference no. 106,132)
이 인터피어런스에서는 2013년 6월 12일의 출원일을 인정받은 시그마가 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 캘리포니아 대학 측에서 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 심판 절차 중지를 요청하였고, 그 요청이 받아들여져서 현재 이 인터피어런스는 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 툴젠 (Interference no. 106,126)
2012년 10월의 출원일을 인정받은 툴젠이 senior party이다. 캘리포니아 대학과 브로드 연구소 사이의 인터피어런스에 포함된 특허/특허출원 들이 이 인터피어런스에도 포함되어 있다. 이 인터피어런스도, 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
브로드 연구소 vs. 시그마 (Interference no. 106,133)
이 인터피어런스에서는 시그마가 senior party이다. 이 인터피어런스도 현재 항소 중인 인터피어런스 106,115호의 항소에 대한 판결이 날 때까지 절차가 중지된 상태이다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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