팜플러스
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<34> 미국특허청 무효심판과 법원에서의 침해 소송
편집부
입력 2022-02-16 09:58 수정 최종수정 2022-03-02 10:59
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                                         미국특허청 건물 (uspto.gov 갈무리)

미국특허청 심판원 (Patent and trademark Appeal Board, PTAB)에 제출하는 무효심판 (Inter Parte Review)과 법원에서의 침해소송의 관계를 보면, 두 절차가 동시에 진행되는 경우가 많다.  법원에서의 소송에 비해 상대적으로 적은 액수의 비용이 소요된다고 하더라도 무효심판의 최종 결정문 (written decision)이 나올 때까지의 비용은 수억에서 십억의 단위를 넘어갈 수 있고, 무효심판의 최종 결정문이 나오면 심판청구인은 해당 무효심판에서 제기했거나 제기할 수 있었던 근거를 갖고 향후 특허청, 법원, ITC에서 특허의 무효를 주장할 수 없는 금반언 (estoppel)이 적용된다.  기술 분야나 신청인의 성향에 따라서는 특허권자의 특허침해소송이 없어도 무효심판을 예비적으로 하는 경우도 있고 혹은 무효심판을 청구할 수 밖에 없는 사업적 이유도 있을 수 있지만, 대부분의 경우는 특허권자가 법원에 침해소송을 시작한 후 피고 측에서 무효심판을 청구하는 상황이다.

무효심판을 청구한 후 법원에 소송의 중지 (stay)를 요청하는 것이 일반적이고 많은 경우 법원에서도 stay허가를 내 주시만, 만약 법원의 소송 절차가 아주 빠르게 진행되는 경우 (소위, rocket docket venue), 무효심판 절차가 개시되더라도 소송을 계속 진행할 수 도 있고, 다른 이유로도 침해소송은 무효심판과 병행될 수도 있다.

침해소송에서 피고는 침해가 없다고 주장 하는 것과 더불어 특허의 무효를 주장하는 항변을 하게 된다.  따라서, 침해소송과 무효심판에서 동일한 특허의 청구항을 놓고 무효 여부가 다투어지게 되는데, 법원에서 증거수집절차 (discovery) 통해 수집하게 되는 증거의 범위와 무효소송에서 제한적으로 행해지는 discovery를 통해 얻게 되는 증거의 범위가 상이하고, 특허의 무효를 입증하는 부담의 수준이 법원과 특허청 절차에서 상이하기 때문에, 동일한 청구항에 대해 상이한 결과 (예를 들면, 심판에서는 무효로 되고 소송에서는 무효입증을 하지 못했으므로 유효한 것으로 판결)가 나오는 경우가 있을 수 있고, 또 가끔 있었다. 

NHK-Fintiv Rule: 소송전문변호사 출신인 전 특허청장이 재직 중이던 2018년 NHK Spring v. Intri-Plex 사건에서, 심판원은 재량권을 행사하여, 법원에서 진행 중인 침해소송의 존재를 이유로 들어 심판 개시를 거부하였고, 2020년 Apple v. Fintiv에서는 소송의 재판 (trial) 날짜가 정해졌는지, 양쪽 절차에서 다투어지는 이슈 중 겹치는 것이 있는 지의 여부, 소송이 중지되었는 지의 여부 등을 고려사항을 안내하는 결정문을 내었다.  이 두 사건을 합하여 NHK-Fintiv rule이라 하여, 법원에서 소송이 병행 진행되는 것을 이유로 하여 심판원이 무효심판 신청을 거부하는 많은 결정 들이 나왔다.
한편, 심판 개시 여부 (institution)에 대한 심판원의 결정은 위헌의 소지가 있는 제한적인 경우를 제외하고는 항고의 대상이 되지 않기 때문에, 무효심판 신청이 거부된 피고 측에서는 심판원 무효심판이 동시 진행되는 경우에 비하여 상대적으로 소송에서 우위를 차지할 수 있는 기회가 적어지는 결과가 된다.

무효심판 제도를 찬성하던 대형 테크회사들 (애플, 구글, 시스코, 인텔)과 몇몇 대형 제네릭 회사 들이 NHK-Fintiv rule에 따라 결정된 무효심판 개시 여부 결정에 대하여 연방순회항소법원과 대법원에 항소/상고 신청을 했지만 받아들여지지 않았다.  2020년 8월에 여러 테크 회사들이 미국특허청을 상대로 NHK-Fintiv rule이 불법이라고 캘리포니아 북부 지방법원에 소송을 하였었고 (특허청은 이 소송과 관련하여 주권면제 (sovereign immunity)를 포기함), 특허청은 법원이 관할권을 갖고 있지 않으므로 소송을 기각하여 달라는 신청을 하였다.   이에 지방법원 판사는 특허청의 손을 들어 소송을 기각하였고, 지금 사건은 연방순회항소법원에 항소 중이다. 

NHK-Fintiv rule를 지지하는 측과 반대하는 측의 국회 로비도 한창이고, NHK-Fintiv rule과 같은 재량적인 심판개시 거부를 불법으로 정하는 것을 포함한 법안도 상원에 상정되어 있고, 애플과 마일란의 대법원 상고신청이 모두 거절된 이후에 지금은 인텔의 상고 신청이 대법원에 계류 중이다.   
IPR금반언 범위의 확장 혹은 새로운 해석: 한편, 무효심판 최종 결정이 나오면 심판 신청인은 그 이후의 절차에서 동일한 근거 혹은 심판에서 제기할 수 있었던 근거를 갖고 다시 무효를 주장할 수 없다고 하는 금반언의 범위를 확장 혹은 명확하게 하는 연방순회항소 법원의 판결이 올해 2월 초에 나왔다.  California Institute of Technology v. Broadcom (Apple도 공동 피고) 판결에서, 연방순회항소법원은 “금반언은 심판 신청서에서 주장되고 심판 개시의 근거가 된 이유 및 특허 청구항 뿐만 아니라, 무효심판에는 포함되지 않았어도 심판 신청서에 합리적으로 포함시킬 수 있었던 모든 청구항과 이유에도 적용된다”라고 판시하고, 이 사건에서 피고는 특허의 무효를 주장할 수 없다고 판결하였다. 

IPR 금반언 범위에 대한 연방순회항소법원의 정정 판결 (California Institute of Technology v. Broadcom)

연방순회항소법원이 2022년 2월 4일에 내린 California Institute of Technology v. Broadcom 판결문에서 무효심판 결정에 따른 금반언의 범위를 넓게 해석한 바 있는데, 2월 22일에 종전 판결문의 내용을 수정한 새로운 판결문을 발표하였다.  

수정 판결문은, 2월 4일자 판결문에 포함되어 있던 “금반언은 심판 신청서에서 주장되고 심판 개시의 근거가 된 이유 및 특허 청구항 뿐만 아니라, 무효심판에는 포함되지 않았어도 심판 신청서에 합리적으로 포함시킬 수 있었던 모든 청구항과 이유에도 적용된다” ( …  all claims and grounds not in the IPR but which reasonably could have been included)는 문구를 “금반언은 심판 신청서에 포함된 청구항에 대하여 심판 신청서에는 언급되지 않았지만 합리적으로 주장할 수 있 있었던 모든 이유에 적용된다”   (all grounds not stated in the petition but which reasonably could have been asserted against the claims included)라고 명확히(혹은 좁게) 해석하고 있다.

2월 4일자 판결문에 따르면 특허에 10개의 청구항이 포함되어 있고 무효심판 신청인인 그 중 5개 청구항에 대해 심판을 신청한 경우라도 만일 나머지 5개 청구항에 대해 무효를 주장할 수 있었다면 금반언의 원칙이 10개 청구항 모두에 대해 적용되는 것으로 읽힐 수 있었는데, 2월 22일자 정정 판결문에서는 무효심판 신청에 포함된 청구항에 대해서(만) 금반언이 적용되는 것을 명확히 하고 있기 때문에, IPR 금반언을 규정한 특허법 조문에도 보다 일치한다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

 
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