팜플러스
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<29> 용량 한정 특허와 명세서 기재요건 (Tecfidera® 사례)
편집부
입력 2021-12-08 11:20 수정 최종수정 2021-12-08 11:25
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지난 컬럼 들에서 치료용 항체에 대한 명세서 기재요건이 엄격해지고 있고, 지방법원이나 연방순회항소 법원에서 많은 치료항체 혹은 항체 서열을 포함하는 특허들이 기재요건 불비를 이유로 하여 무효화 되고 있는 것을 설명한 바 있다.

그런데 항체 특허 뿐만 아니라, 최근 작용모드와 그에 관한 질병들을 전반적으로 기재하고 있고, 치료적으로 유효한 범위의 용량을 특정 질병과 관계없이 광범위하게 기재한 명세서가 특정 질병을 특정 용량으로 치료하는 방법에 대한 청구항을 뒷받침하지 못한다고 하여 무효화된 판결들이 나오고 있어 주목을 끈다.

TECFIDERA®는 dimethyl fumarate를 유효성분으로 하는 성인에서 재발성 형태의 다발성 경화증을 치료하는 데 사용되는 처방약이다.  120mg 또는 240mg의 디메틸 푸마레이트를 함유하는 두 가지 강도의 경질 젤라틴 지연 방출 캡슐로 판매된다.  Biogen International GmbH (바이오젠)에게 1년에 약 US$ 3 billion -4 billion 규모의 매출을 올리게 하는 히트 약물이고, 20년 특허권 만료 시점이 2028년 2월 7일이다.  

Mylan Pharmaceutical (마일란)이 2017년 제네릭 dimethyl fumarate (DMF)의 허가신청을 하면서 오리지널 Tecfidera를 커버하는 특허 8,399,514호 (‘514 특허)에 대하여 paragraph IV certificate (즉, 특허가 무효이거나 침해가 없다고 하는 주장)를 함께 제출하였다. 이에 대응하여, 바이오젠이 2017년 6월 30일 마일란이 소재하는 웨스트 버지니아 북부지법에서 Hatch-Waxman 의 규정에 따른 특허침해 소송을 시작하였다.  

바이오젠이 침해를 주장한 여러 특허 중 ‘514특허의 대표적 청구항 1항은 다음과 같다:  

A method of treating a subject in need of treatment for multiple sclerosis comprising orally administering to the subject in need thereof a pharmaceutical composition consisting essentially of (a) a therapeutically effective amount of dimethyl fumarate, monomethyl fumarate, or a combination thereof, and (b) one or more pharmaceutically acceptable excipients, wherein the therapeutically effective amount of dimethyl fumarate, monomethyl fumarate, or a combination thereof is about 480 mg per day.
 
‘514특허의 최초 우선권 주장 출원인 미국가출원은2007년에 출원되었고, ‘514특허는 2013년 3월 19일에 등록되었다.  ‘514특허 명세서는 신경퇴행성 질병이나 신경염증 질환에서 Nrf2 경로를 활성시킴으로써 얻을 수 있는 보호효과에 대한 설명을 포함하고 있고, 전반적으로 파킨슨 병, 알츠하이머 병, 헌팅톤 질병 등을 비롯하여 광범위하게 신경질환에 관하여 설명을 하고 있고, 다발성 경화증에 관하여도 간단한 설명을 포함하고 있다.  

DMF의 용량에 관하여는 다음의 한 패러그래프만이 ‘514 특허 명세서에 포함되어 있다:    

For DMF or MMF, an effective amount can range from 1 mg/kg to 50 mg/kg (e.g., from 2.5 mg/kg to 20 mg/kg or from 2.5 mg/kg to 15 mg/kg). Effective doses will also vary, as recognized by those skilled in the art, dependent on route of administration, excipient usage, and the possibility of co-usage with other therapeutic treatments including use of other therapeutic agents. For example, an effective dose of DMF or MMR to be administered to a subject orally can be from about 0.1 g to 1 g per pay, 200 mg to about 800 mg per day (e.g., from about 240 mg to about 720 mg per day; or from about 480 mg to about 720 mg per day; or about 720 mg per day). For example, the 720 mg per day may be administered in separate administrations of 2, 3, 4, or 6 equal doses.

명세서에는 480 mg/day 혹은 720 mg/day의 단일 용량을 기재되어 있지 않다.  또한, 다발성 경화증의 치료와 구체적으로 관련하여 DMF 용량을 기재하고 있지도 않다. 

바이오젠은2004년-2006년에 DMF 120 mg/day, 360 mg/day, 720 mg/day 용량으로 임상 2상 실험을 하였는데 720 mg/day 용량에서는 효과를 얻었지만 120 mg/day, 360 mg/day에서는 효과를 얻지 못했다. 이에 FDA는 임상 3상에서는 480 mg/day의 용량을 추가할 것을 권유하였고, 임상 3상 결과에서는 480 mg/day와 720 mg/day 용량 모두에서 치료효과가 확인되었다.  임상 3상에 들어가기 전, 임상 2상의 결과를 갖고 바이오젠이 2007년 미국가출원을 하였다. ‘514특허 출원의 심사 과정 중에 임상 3상의 결과가 나왔지만, 2007년 우선권 주장일을 유지하기 위하여, 바이오젠은 발명의 명칭을 다발성 경화증 치료방법으로 한정하는 보정을 하면서도 명세서는 전혀 보정을 하지 않는 전략을 선택한 것으로 보인다.  

웨스트 버지니아 북부 지법에서 진행된 특허침해소송은, 명세서에 각각 개별적으로 포함된 기재 내용들, 즉 DMF가 Nrf2 경로를 활성화시킬 수 있다는 것, 다발성 경화증은 신경질환 중 하나인 것, 어느 특정 질병과 관련없이 단순히 유효한 DMF 양의 범위를 기재하고 있는 것들로부터는 발명자가 출원 시점에 DMF 480 mg/day의 용량이 다발성 경화증의 치료에 유효할 것이라는 발명사상을 갖고 있었다고 볼 수 없으므로, 청구항 들이 명세서 기재요건을 만족시키지 못하여 무효라고 하는 판결을 하였다. 

연방순회항소 법원도 지방법원의 판결을 지지하는 판결을 지난 11월 30일에 내렸다. 오말리 판사는 소수 의견을 통해, 마일란이 ‘514 특허 명세서에 임상 3상의 데이터가 포함되어 있지 않기 때문에 기재요건을 만족시키지 못한다고 하는 (잘못된) 주장을 반복적으로 함으로써 특허법상 치료방법 청구항의 명세서 기재요건의 판단은 치료효과의 유무에 맞추어져야 함에도 불구하고 임상 에서의 효과 (clinical efficacy)와 치료적 효과 (therapeutic efficacy)를 혼동하게 하였고, 이런 혼동이 법원의 판단에 영향을 미쳤으므로, 사건을 지방법원에 내려보내 추가적인 검토를 하도록 해야 한다고 주장하기도 하였다.    

한편, 마일란은 ‘514특허의 청구항이 진보성이 없다는 것을 이유로 하여 미국특허청 심판원에 무효심판 (IPR)을 신청하였었는데, 심판원은 당업자가 DMF 480 mg/day의 성공적인 치료효과를 예측할 수 없었다는 것을 근거로 ‘514 특허를 유지하는 심결을 한 바 있다.  이에 마일란이 연방순회항소법원에 항소를 하였지만, 항소법원은 웨스트 버지니아 지법 판결의 항소심 판결에서 ‘514 특허가 기재요건 불비로 무효되었으므로, 별도로 심판원의 심결을 리뷰할 필요가 없다는 취지의 판결문을 내었다. 

마일란의 제네릭 Tecfidera 제품은 2020년 8월 17일에 FDA의 승인을 받았다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

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