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서브 타이틀 텍스트
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
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[기고] <17> 바이오래드 v. 10X Genomics: Lab-on-a-chip 특허 전쟁Bio-Rad Laboratories, Inc.는 캘리포니아에서 1952년에 설립되었고 2019년 next generation sequencing 분야에서 3위를 차지한 것으로 보고되었다 (https://meticulousblog.org/top-10-companies-in-next-generation-sequencing-market/). Bio-Rad에서 근무하던 Serge Saxonov와 Ben Hindson이 Bio-Rad를 떠나 2012년에 창업한 X-10 Genomics도 아주 빠르게 성장하고 있고 유전자 시퀀싱 기술의 선두 주자 중 하나로 뽑힌다. Bio-Rad와 10X는 2015년 Bio-Rad가 10X를 상대로 델러웨어 지방법원에 ...2021-06-07 09:21
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[기고] <`16> 2020년 Top 15 바이오의약기술 라이센싱 거래FIERCE Biotech(fiercebiotech.com)에서 2020년에 있었던 바이오의약 기술 라이센싱 중 상위 15개를 선정하여 발표하였다 (https://www.fiercebiotech.com/special-report/top-15-biopharma-licensing-deals-2020). 단연코 선두를 달리는 분야는 암-관련 기술, 특히 암 면역치료 분야로서 라이센싱 액수와 갯수에서 두각을 나타낸다. 아스트라제네카/다이이찌 상교 계약과 머크/시애틀 제네틱스 계약이 상위 15개 계약 중 암 관련 계약 총 액수의 반 이상을 차지하는데, 두 계약 모두 항체-약품 접합...2021-05-24 17:23
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[기고] <15> 화이자 / 바이오앤테크 Covid-19 백신 특허소송5월 초에 바이든 행정부는 COVID-19 백신의 지식재산권 보호를 포기하겠다는 세계 무역기구 (WTO) 제안에 지지를 표명하였다. 이런 지지 표명이 있기 전에 미국내 제약회사협회 및 지식재산권소유자 협회 등에서는 지식재산권 보호 포기 제안에 반대를 해야 한다는 입장을 밝히는 성명을 발표한 바 있었다. 세계무역기구, 혹은 인도나 남아프리카 공화국에서 제안하고 바이든 행정부가 지지한, 포기되는 지식재산권의 범위가 특허권으로만 한정되지 않고 영업비밀이나 노우하우에도 광범위하게 적용될 수 있는 것에 우려...2021-05-10 14:09
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[기고] <14> 직무발명 소유권 분쟁 – 과욕은 금물? 지나치게 광범위한 직무발명 규정의 문제점고용계약서에 “(직무)발명은 고용주의 소유권이다 (invention …. is the property of the company)” 혹은 “발명을 회사에 양도한다 (I hereby assign the invention to Company)”라고 하는 규정을 포함시킴으로써, 별도 양도서류 없이도 직무발명의 소유권을 입증할 수 있다. 그런데 고용계약서가 사적인 계약을 다루는 것으로 계약 당사자들이 합의하는 바에 따라 무엇이든 정할 수 있다고 하더라도, 그 계약은 관할 지역의 법의 적용을 받게 되고, 따라서 법에 따라 계약의 적법성 혹은 유효성이 다투어질 수도 있...2021-04-21 12:35
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[기고] <13> 직무발명 소유권 – 고용주가 소유주 아니면 직원 발명자가 소유주?대부분의 회사 혹은 학교에서는, 직무 발명의 소유권은 고용주(회사 혹은 학교)에게 속하고, 직원 발명자는 직무 발명의 보상을 받는 것으로 규정하고 있다. 따라서 직무발명 소유권은 당연히 회사나 학교에 있다고 생각하기 쉽다. 그런데 현실에서는, 고용계약서에 직무 발명의 범위를 어떻게 정의하는 지, 직무 발명의 소유권을 회사가 갖는 다는 것을 어떻게 규정하고 있는 지에 따라, 그리고 고용계약에 포함된 직무발명 규정이 관할지역의 계약법에 따라 적법하고 유효한 것인지의 여부에 따라, 회사나 학...2021-04-07 11:35
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[기고] <12> 양도인 금반언 (Assignor Estoppel) 원칙과 그 미래사업성이 아주 높고 특허도 받아 놓은 기술이 있어 그 기술을 매입해서 성공적으로 사업화 했는데, 당신에게 특허를 양도했던 종전의 특허권자 혹은 발명자가 (양도인이라고 칭하자) 당신의 경쟁자가 되어 특허를 침해하고 그 침해에 대한 항변으로 특허의 무효성을 주장한다면 어떻게 할 것인가? 영미법에서 당사자의 종전 행위 혹은 말과 상반되는 주장을 하거나 부인을 하지 못하도록 법으로 금지하고 있는 원칙을 “금반언의 원칙 (estoppel)”이라고 한다. 위의 상황에서, 양도인이 특허매각을 통...2021-03-24 10:25
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[기고] <11> 암젠의 Repatha® 특허 실시가능 요건 불총족을 이유로 무효 확정암젠의 Repatha® 는 PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)을 타켓으로 하는 치료용 단클론 항체로서, 저밀도 지질 (LDL)을 낮추기 위하여 식이요법과 스태틴 치료와 병행하는 부가적인 치료방법으로 미국에서 2015년에 허가되었다. Repatha®를 커버하는 미국 특허 중에 8,859,741호와 8,829,165호는 모두 2007년에 출원된 미국출원을 우선권출원으로 하고 있으면서 상당히 넓은 범위의 권리를 청구하고 있다. 8,829,165호의 청구항 1항은 아래와 같이 항체가 결합하는 에피토프를 정의하...2021-03-10 13:14
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[기고] <10> 제네릭 라벨과 특허침해Source: Healthline.com 미국특허법상 특허침해에는 직접침해와 간접침해가 있다. 특허침해가 있기 위해서는, 특허등록된 청구항 (흔히, 가장 넓은 보호범위를 갖는 독립청...2021-02-24 10:13
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[기고] <9> 미국특허출원에서 정확한 발명자 기재의 중요성미국특허청 캠퍼스 모든 특허출원서에는 발명자의 이름을 기재하도록 하고 있다. 미국출원의 경우에는 소위 “발명자 선언서”가 요구되는데, 출원서류에 설명된 발명을 한 사람이라고 진정으로 믿고 있고, 미국특허청에 발명의 특허성과 관련된 모든 정보를 개시(disclose)할 의무가 있음을 인지하고 있음을 확인하는 내용과, ...2021-02-09 10:55
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[기고] <8> CRISPR /Cas9 원천 특허는 누구의 손에?지난 기고에서 미국특허청 심판원이 툴젠의 특허허여 결정된 출원 (출원번호 14/685,510)과 캘리포니아대학 출원들, 하버드대학의 특허들 사이에 interference를 선언하였다고 하는 것을 설명했었다. Interference에 포함된 툴젠 출원의 청구항은 포유동물 (mammal) 시스템의 CRISPR/Cas9 시스템이고 캘리포니아대학 출원과 하버드대학 특허들은 진행세포 (eukaryote) 시스템을 청구하고 있다. 이번 기고에서는 캘리포니아대학과 하버드대학 사이의 interference에 대하여 간단하게 그 진행상황을 살펴보고자 ...2021-01-27 13:57
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[기고] <7> 툴젠 CRISPR 미국특허출원의 Interference 선언유전자 편집 혹은 유전자 가위기술로도 불리우는 CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)는 원래 박테리아가 바이러스 침입에 대한 대항수단으로 갖고 있는 일종의 박테리아 면역시스템이다. 박테리아가 진화과정 중에 갖게 된 이 방어시스템을 원핵생물/진핵생물에서 유전자 편집을 위한 목적으로 사용하도록 기술을 개발한 공로로Jennifer Doudna박사 (University of California)와 Emmanuelle Charpentier박사(University of Vienna)는 2020년 노벨 화학상을 공동으로 수상하였다. &...2021-01-13 17:07
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[기고] <6> 인공지능, 알파폴드와 GPT-3: 이들은 발명자와 저작권자가 될 수 있을까?올해 단연 화제를 일으킨 두 인공지능은 OpenAI (일론 머스크가 투자한 여러 회사 중의 하나)가 6월에 공개한 GPT-3 (generative pre-trained transformer)와 12월 초 CASP (Critical Assessment of Structure Prediction) 경쟁에서 2위와 엄청난 차이를 두고 우승한 DeepMind의 “AlphaFold 2” 프로그램일 것이다. GPT-3는 컴퓨터 언어가 아닌 자연 언어를 명령어로 사용해 App을 개발하고 진짜 사람처럼 철학적인 대화를 이어나가거나 시를 쓸 수 있다고 해서 센세이션을 일으켰다. 물론 일각에선 무시하는 프로그래머...2020-12-31 10:19
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[기고] <5> Covid-19 코로나 백신과 특허이야기코비드-19 (이하 “코로나”로 약칭)에 대한 백신의 개발이 기록적인 속도로 이루어져, 화이자와 모더나가 대규모 임상에서 90% 이상의 효과를 나타내는 것으로 발표했고, 아스트라제네카의 백신도 90%에 이르는 효과를 나타내었다고 발표한 바 있다. 영국에서는 화이자의 백신에 대한 긴급 허가를 내주어 12월 8일이면 백신 접종이 시작될 것으로 예상되고 있다. 미국 FDA의 허가는 대체로 유럽에 비해서 장기간이 소요되는 편이고, 빠르면12월 중순에 허가가 나올 수 있을 것으로 내다보고 있다. 코로나 백...2020-12-16 10:54
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[기고] <4> 제네릭 ANDA 소송, 어느 법원에서 소송을 할까제네릭 ANDA 소송, 어느 법원에서 소송을 할까 특허권자의 허락없이 특허된 발명을 만들거나, 사용하거나, 판매의사를 밝히거나 또는 판매하거나, 수입을 하면 특허침해행위에 해당한다고 미국특허법 제 271조 (a)는 규정하고 있다. 한편, FDA의 허가를 받아아먄 판매가 가능한 의약품이나 의료장비의 경우, FDA에 데이터를 제출하기 위한 목적으로 행해진 행위들은 침해가 아니라고 하는 예외규정 (safe harbour defense)이 271조 (e)(1)에 마련되어 있다. 반대로 제 271조 (a)에 규정된 행위가 아님에도 불구하...2020-12-02 13:33
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[기고] <3> 특허침해소송의 게임 – 클레임 해석특허침해 분쟁의 승패를 가르는 것, 창이면서 방패인 것, 특허권자 원고와 침해추구를 받는 피고 사이의 합의 (settlement)를 이끌어내는 것 – 이것은 무엇일까? 바로 특허침해소송이라고 하는 게임에서 가장 중요한 '특허클레임의 해석 (claim construction)'이다. 특허클레임의 해석은 특허에 포함된 각 클레임(청구항)에 의해 보호되는 범위를 결정하는 것이다. 그래서 특허클레임이 먼저 해석되어야만 특허의 침해가 있다 없다를 판단할 수 있다. 특허침해를 인정받기 위해서는 특허클레임...2020-11-18 14:32
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<3> 특허침해소송의 게임 – 클레임 해석
- 편집부 기자
- 입력 2020-11-18 14:32 수정
특허침해 분쟁의 승패를 가르는 것, 창이면서 방패인 것, 특허권자 원고와 침해추구를 받는 피고 사이의 합의 (settlement)를 이끌어내는 것 – 이것은 무엇일까? 바로 특허침해소송이라고 하는 게임에서 가장 중요한 '특허클레임의 해석 (claim construction)'이다.
특허클레임의 해석은 특허에 포함된 각 클레임(청구항)에 의해 보호되는 범위를 결정하는 것이다. 그래서 특허클레임이 먼저 해석되어야만 특허의 침해가 있다 없다를 판단할 수 있다. 특허침해를 인정받기 위해서는 특허클레임이 충분히 넓게 해석을 받는 것이 필요하고 중요하다. 하지만, 넓게 해석된 특허클레임은 선행기술의 범위도 넓어지고 명세서 기재요건을 만족시켜야 하는 범위가 넓어지게 되어 그만큼 무효공격을 받을 틈이 많이 생기게 된다. 특허클레임 해석은 특허권자와 침해추구를 받는 자 모두에게 기회와 위기를 동시에 준다.
그래서 특허침해소송에서는 특허유효성을 유지하면서 침해를 인정받을 수 있는 범위로 정의되는 클레임 해석을 이끌어내는 전략이 아무리 강조해도 부족하지 않다. 피고의 입장에서는 침해가 인정되지 않는 좁은 범위로 클레임 해석이 이루어지거나, 만일 넓은 범위로 해석이 되는 경우 무효항변을 할 수 있는 가능성이 있는 해석을 이끌어낼 수 있는 전략이 필요하다.
특허침해소송에서 일단 특허클레임의 해석이 법관에 의해 이루어지면, 특허권자 원고와 피고 사이에 승패를 가늠할 수 있는 기준이 조금 더 명백해지기 때문에 양측이 합의(settlement)에 이르는 가능성이 더 커지게 된다.
미국특허법에서는 특허출원의 클레임을 해석하는 기준과 특허의 클레임을 해석하는 기준이 상이하다. 아직 특허등록이 되지 않은 특허출원의 클레임은 소위 “최광의의 합리적인 해석 (broadest reasonable interpretation)” 기준에 따라 상대적으로 넓게 해석되고, 등록받은 특허의 클레임은 “보통의 통상적인 의미 (ordinary and customary meaning)”에 따라 상대적으로 좁게 해석되는 경향이 있다.
하지만, 어떤 기준이 적용되는 가에 관계없이 클레임 해석을 위해 일차적으로 참고가 되는 것은 출원명세서와 출원인이 심사과정 중에 제출한 의견내용 (특히, 신규성과 진보성을 주장하기 위해 선행기술과 구분하는 기술적 특징 들)과 클레임 수정사항이다. 그래서, 명세서에 특정 용어를 정의해 놓으면, 명세서에 정의된 범위가 우선적으로 채택된다.
“보통의 통상적인 의미”란 발명이 이루어진 시점에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해하는 의미로 정의된다. 따라서 특허출원일로부터 3년이 지난 후 특허가 등록되고 그로부터 10년쯤 지난 후에 침해소송이 있다고 하면, 클레임의 해석은 발명이 이루어진 13년 전의 기술수준을 고려하여 그 범위를 정하게 된다. 예를 들어, 현재 미국특허청 심판원에서 진행되고 있는 CRISPR 기술의 interference (선발명자를 결정하는 심판절차)에서, “guide RNA”를 어떻게 해석해야 할 것인지에 대해 Broad Institute와 UC 사이에 다툼이 있었다.
여러가지 주장들이 펼쳐졌지만, 심판원은 발명이 이루어지던 2012년에 “guide RNA”란 용어가 CRISPR 기술과 관련하여 dual-RNA구조와 single RNA (chimeric RNA)구조 모두를 포함하는 일반적인 용어(generic term)로 사용되고 있지 않았었고 Broad Institute의 명세서에서도 guide RNA를 single RNA 혹은 chimeric RNA 와 호환하여 사용하고 있기 때문에, single RNA구조만 포함하는 것으로 해석하는 결정을 내린 바 있다 (2020년 9월). 한편, interference에서는 등록된 특허의 클레임 해석에도 “최광의의 합리적인 해석”기준을 적용한다. Broad Institute와 UC사이의 interference는 현재 선발명자 결정을 위한 단계의 절차가 진행중이다
미국특허 클레임에 포함된 용어로서 다음 세 표현은 법률적인 의미를 갖는 중요한 것이어서 소개를 하고자 한다.
“comprising a, b, and c” – 이 클레임의 범위는 발명의 요소로서 a, b, c를 모두 포함하는 한, 그외 다른 요소들을 포함하는 것들도 커버하는 가장 넓은 범위를 제공한다.
“consisting of a, b, and c” – 이 클레임의 범위는 발명의 요소로서 a, b, c를 포함하는 것만 커버하고, 그외 다른 요소들을 포함하면 그 다른 요소들이 아무리 사소하거나 공지된 것이어도 특허범위에 속하지 않는 가장 좁은 범위를 제공한다.
“consisting essentially of a, b, and c” - 이 클레임의 범위는 “comprising”과 “consisting of”의 중간 정도의 보호범위를 제공하고, 발명의 특징을 변화시키지 않는 한 다른 요소들도 더 포함할 수 있는 것으로 해석이 된다. 예를 들어 약학조성물의 경우, 유효성분의 물성이나 구조를 변화시키지 않는 부형제가 이에 속할 수 있다. 하지만, 심사과정 중에는, 명세서에 “consisting essentially of”의 범위에서 제외되는 요소 들을 구체적으로 설명하고 있지 않으면, 일반적으로는 “comprising”과 동일한 의미를 갖는 것으로 심사된다.
미국특허에 클레임에 포함된 특정 표현들이 클레임 범위를 정하는데 있어 어떤 의미를 갖는 지를 잘 알아야 연구초기나 제품 발매시에 행하는 freedom-to-operate 혹은 회피설계 (designing around)를 제대로 할 수 있다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
-현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사
Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자
-2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토
-2013-2014 재미특허협회 회장
-2005 조지타운 법대 JD
-1985 연세대 생화학과 학사
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