-
HOME
- >
- 타이틀 텍스트
- >
- 서브 타이틀 텍스트
서브 타이틀 텍스트
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
-
[기고] <14> 직무발명 소유권 분쟁 – 과욕은 금물? 지나치게 광범위한 직무발명 규정의 문제점고용계약서에 “(직무)발명은 고용주의 소유권이다 (invention …. is the property of the company)” 혹은 “발명을 회사에 양도한다 (I hereby assign the invention to Company)”라고 하는 규정을 포함시킴으로써, 별도 양도서류 없이도 직무발명의 소유권을 입증할 수 있다. 그런데 고용계약서가 사적인 계약을 다루는 것으로 계약 당사자들이 합의하는 바에 따라 무엇이든 정할 수 있다고 하더라도, 그 계약은 관할 지역의 법의 적용을 받게 되고, 따라서 법에 따라 계약의 적법성 혹은 유효성이 다투어질 수도 있...2021-04-21 12:35
-
[기고] <13> 직무발명 소유권 – 고용주가 소유주 아니면 직원 발명자가 소유주?대부분의 회사 혹은 학교에서는, 직무 발명의 소유권은 고용주(회사 혹은 학교)에게 속하고, 직원 발명자는 직무 발명의 보상을 받는 것으로 규정하고 있다. 따라서 직무발명 소유권은 당연히 회사나 학교에 있다고 생각하기 쉽다. 그런데 현실에서는, 고용계약서에 직무 발명의 범위를 어떻게 정의하는 지, 직무 발명의 소유권을 회사가 갖는 다는 것을 어떻게 규정하고 있는 지에 따라, 그리고 고용계약에 포함된 직무발명 규정이 관할지역의 계약법에 따라 적법하고 유효한 것인지의 여부에 따라, 회사나 학...2021-04-07 11:35
-
[기고] <12> 양도인 금반언 (Assignor Estoppel) 원칙과 그 미래사업성이 아주 높고 특허도 받아 놓은 기술이 있어 그 기술을 매입해서 성공적으로 사업화 했는데, 당신에게 특허를 양도했던 종전의 특허권자 혹은 발명자가 (양도인이라고 칭하자) 당신의 경쟁자가 되어 특허를 침해하고 그 침해에 대한 항변으로 특허의 무효성을 주장한다면 어떻게 할 것인가? 영미법에서 당사자의 종전 행위 혹은 말과 상반되는 주장을 하거나 부인을 하지 못하도록 법으로 금지하고 있는 원칙을 “금반언의 원칙 (estoppel)”이라고 한다. 위의 상황에서, 양도인이 특허매각을 통...2021-03-24 10:25
-
[기고] <11> 암젠의 Repatha® 특허 실시가능 요건 불총족을 이유로 무효 확정암젠의 Repatha® 는 PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)을 타켓으로 하는 치료용 단클론 항체로서, 저밀도 지질 (LDL)을 낮추기 위하여 식이요법과 스태틴 치료와 병행하는 부가적인 치료방법으로 미국에서 2015년에 허가되었다. Repatha®를 커버하는 미국 특허 중에 8,859,741호와 8,829,165호는 모두 2007년에 출원된 미국출원을 우선권출원으로 하고 있으면서 상당히 넓은 범위의 권리를 청구하고 있다. 8,829,165호의 청구항 1항은 아래와 같이 항체가 결합하는 에피토프를 정의하...2021-03-10 13:14
-
[기고] <10> 제네릭 라벨과 특허침해Source: Healthline.com 미국특허법상 특허침해에는 직접침해와 간접침해가 있다. 특허침해가 있기 위해서는, 특허등록된 청구항 (흔히, 가장 넓은 보호범위를 갖는 독립청...2021-02-24 10:13
-
[기고] <9> 미국특허출원에서 정확한 발명자 기재의 중요성미국특허청 캠퍼스 모든 특허출원서에는 발명자의 이름을 기재하도록 하고 있다. 미국출원의 경우에는 소위 “발명자 선언서”가 요구되는데, 출원서류에 설명된 발명을 한 사람이라고 진정으로 믿고 있고, 미국특허청에 발명의 특허성과 관련된 모든 정보를 개시(disclose)할 의무가 있음을 인지하고 있음을 확인하는 내용과, ...2021-02-09 10:55
-
[기고] <8> CRISPR /Cas9 원천 특허는 누구의 손에?지난 기고에서 미국특허청 심판원이 툴젠의 특허허여 결정된 출원 (출원번호 14/685,510)과 캘리포니아대학 출원들, 하버드대학의 특허들 사이에 interference를 선언하였다고 하는 것을 설명했었다. Interference에 포함된 툴젠 출원의 청구항은 포유동물 (mammal) 시스템의 CRISPR/Cas9 시스템이고 캘리포니아대학 출원과 하버드대학 특허들은 진행세포 (eukaryote) 시스템을 청구하고 있다. 이번 기고에서는 캘리포니아대학과 하버드대학 사이의 interference에 대하여 간단하게 그 진행상황을 살펴보고자 ...2021-01-27 13:57
-
[기고] <7> 툴젠 CRISPR 미국특허출원의 Interference 선언유전자 편집 혹은 유전자 가위기술로도 불리우는 CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)는 원래 박테리아가 바이러스 침입에 대한 대항수단으로 갖고 있는 일종의 박테리아 면역시스템이다. 박테리아가 진화과정 중에 갖게 된 이 방어시스템을 원핵생물/진핵생물에서 유전자 편집을 위한 목적으로 사용하도록 기술을 개발한 공로로Jennifer Doudna박사 (University of California)와 Emmanuelle Charpentier박사(University of Vienna)는 2020년 노벨 화학상을 공동으로 수상하였다. &...2021-01-13 17:07
-
[기고] <6> 인공지능, 알파폴드와 GPT-3: 이들은 발명자와 저작권자가 될 수 있을까?올해 단연 화제를 일으킨 두 인공지능은 OpenAI (일론 머스크가 투자한 여러 회사 중의 하나)가 6월에 공개한 GPT-3 (generative pre-trained transformer)와 12월 초 CASP (Critical Assessment of Structure Prediction) 경쟁에서 2위와 엄청난 차이를 두고 우승한 DeepMind의 “AlphaFold 2” 프로그램일 것이다. GPT-3는 컴퓨터 언어가 아닌 자연 언어를 명령어로 사용해 App을 개발하고 진짜 사람처럼 철학적인 대화를 이어나가거나 시를 쓸 수 있다고 해서 센세이션을 일으켰다. 물론 일각에선 무시하는 프로그래머...2020-12-31 10:19
-
[기고] <5> Covid-19 코로나 백신과 특허이야기코비드-19 (이하 “코로나”로 약칭)에 대한 백신의 개발이 기록적인 속도로 이루어져, 화이자와 모더나가 대규모 임상에서 90% 이상의 효과를 나타내는 것으로 발표했고, 아스트라제네카의 백신도 90%에 이르는 효과를 나타내었다고 발표한 바 있다. 영국에서는 화이자의 백신에 대한 긴급 허가를 내주어 12월 8일이면 백신 접종이 시작될 것으로 예상되고 있다. 미국 FDA의 허가는 대체로 유럽에 비해서 장기간이 소요되는 편이고, 빠르면12월 중순에 허가가 나올 수 있을 것으로 내다보고 있다. 코로나 백...2020-12-16 10:54
-
[기고] <4> 제네릭 ANDA 소송, 어느 법원에서 소송을 할까제네릭 ANDA 소송, 어느 법원에서 소송을 할까 특허권자의 허락없이 특허된 발명을 만들거나, 사용하거나, 판매의사를 밝히거나 또는 판매하거나, 수입을 하면 특허침해행위에 해당한다고 미국특허법 제 271조 (a)는 규정하고 있다. 한편, FDA의 허가를 받아아먄 판매가 가능한 의약품이나 의료장비의 경우, FDA에 데이터를 제출하기 위한 목적으로 행해진 행위들은 침해가 아니라고 하는 예외규정 (safe harbour defense)이 271조 (e)(1)에 마련되어 있다. 반대로 제 271조 (a)에 규정된 행위가 아님에도 불구하...2020-12-02 13:33
-
[기고] <3> 특허침해소송의 게임 – 클레임 해석특허침해 분쟁의 승패를 가르는 것, 창이면서 방패인 것, 특허권자 원고와 침해추구를 받는 피고 사이의 합의 (settlement)를 이끌어내는 것 – 이것은 무엇일까? 바로 특허침해소송이라고 하는 게임에서 가장 중요한 '특허클레임의 해석 (claim construction)'이다. 특허클레임의 해석은 특허에 포함된 각 클레임(청구항)에 의해 보호되는 범위를 결정하는 것이다. 그래서 특허클레임이 먼저 해석되어야만 특허의 침해가 있다 없다를 판단할 수 있다. 특허침해를 인정받기 위해서는 특허클레임...2020-11-18 14:32
-
[기고] <2> Stelara®와 항체 특허명세서 기재요건항체 발명을 특허 클레임에서 설명할 수 있는 방법에는 여러가지가 있다. 예를 들면, 항체 전체의 서열이나 가변 부위의 서열, 혹은 여섯개의 CDR 서열의 조합을 이용하여 구조적으로 정의할 수 있다. 또는 항원을 특정하거나 epitope을 특정하여 이들에 특이적으로 결합하는 것을 특징으로 하는 기능적 정의도 가능하다. 혹은 위와 같이 하여 정의된 표준 항체와 경쟁하는 것, 특정 조건에서 일정 해리상수를 갖는 특징을 이용하여 정의하는 것도 가능하다. 때로는 위에 나열된 것들을 조합하여 정의할...2020-11-04 11:11
-
[기고] <1> Dupixent®와 Immunex 특허의 'human antibody'의 해석특허 클레임에 적힌 '인간 항체 (human antibody)'의 범위를 어떻게 해석할 수 있을까? 항체의 모든 서열이 인간 유래인 항체 만을 포함할까? 혹은 CDR 부위는 인간 이외의 동물에서 유래되고 나머지 부위는 모두 인간 항체 서열로 이루어진 “humanized antibody” 까지도 포함할까? 그리고 만일 특허청 항고심판원 (PTAB)과 연방 지방법원에서 동일한 특허의 동일한 용어를 달리 해석한다면 어떻게 될까? Immunex가 소유한 미국특허 8,679,487 (“‘487 특허”)는 인간 인터류킨-4 리셉터에 결합하는 항체를 클레임...2020-10-21 11:18
|
주소 : 서울시 용산구 청파로 295-1 (청파동2가) TEL : 02-3270-0114 FAX : 02-3270-0189 E-mail : webmaster@yakup.com |
발행일 : 1954. 03. 29 등록일 : 2016. 05. 02 발행 · 편집인 : 함용헌 등록번호 : 서울,아04071
Follow Us
 약업신문 페이스북
|
사업자등록번호 : 106-86-10940 통신사업자신고번호 : 제2004-서울용산-02894호 청소년보호책임자 : 이종운
Copyright © Yakup.com All rights reserved.
|
<1> Dupixent®와 Immunex 특허의 'human antibody'의 해석
이선희 (미국특허변호사, 파트너, Sughrue Mion PLLC)
- 편집부 기자
- 입력 2020-10-21 11:18 수정
특허 클레임에 적힌 '인간 항체 (human antibody)'의 범위를 어떻게 해석할 수 있을까? 항체의 모든 서열이 인간 유래인 항체 만을 포함할까? 혹은 CDR 부위는 인간 이외의 동물에서 유래되고 나머지 부위는 모두 인간 항체 서열로 이루어진 “humanized antibody” 까지도 포함할까? 그리고 만일 특허청 항고심판원 (PTAB)과 연방 지방법원에서 동일한 특허의 동일한 용어를 달리 해석한다면 어떻게 될까?
Immunex가 소유한 미국특허 8,679,487 (“‘487 특허”)는 인간 인터류킨-4 리셉터에 결합하는 항체를 클레임하고 있다. ‘487특허의 클레임 1항은 “An isolated human antibody that competes with a reference antibody for binding to human IL-4 receptor, wherein…. “ 로 되어 있다.
한편, Dupixent® (dupilumab)은 IL-4와 IL-13의 시그널링을 저해하는fully-human monoclonal antibody로서, 아토피 피부염, 천식, 만성 비부동염의 치료 용으로 허가를 받아 판매되고 있다.
2019년 전세계 매출이 US$ 2.32 billion이었고 올해에는 약 US$ 3.4 billions에 달할 것으로 예측되는 사노피/리제네론의 블록버스터 의약품이다 (source: Fierce Pharma). Immunex가 사노피/리제네론을 상대로 2017년에 캘리포니아 법원에 특허침해 소송을 제기했고, 이에 대응하여 사노피/리제네론이 미국특허청 특허항고심판원(PTAB)에 진보성 결여를 이유로 ‘487 특허의 무효를 주장하는 무효심판(IPR)을 신청했다.
미국특허청 PTAB에서는 가장 넓은 범위로 해석 (broadest reasonable interpretation) 하는 기준을 적용하여, ‘487특허의 “human antibody”를 온전히 인간유래의 항체 (fully human antibody) 뿐만 아니라 CDR 서열은 비인간 유래의 것인 “humanized antibody”도 포함하는 것으로 해석하여, ‘487 특허의 전체 클레임 1-17항이 아래와 같이 선행기술에 의해 진보성이 없다고 결정하였다.
미국특허청 PTAB이 위와 같이 해석을 함에 있어서, 특허 명세서를 참고했는데, 명세서에는 “human antibody”를 딱히 정의하고 있지는 않았다. 하지만, 명세서에 포함된 “[a]ntibodies of the invention include, but are not limited to, partially human (preferably fully human) monoclonal antibodies”라는 문구와 “Procedures have been developed for generating human antibodies in non-human animals. The antibodies may be partially human, or preferably completely human” 문구에 주목하여 위와 같은 해석을 하게 된 것이다.
진보성 결여에 의해 클레임이 무효화되는 것을 방어하기 위해서 Immunex는 “human antibody”는 “fully human antibody”만을 포함하는 것이라고 주장하였다. 그 근거 중 하나로서, ‘487특허의 출원심사 과정 중에 있었던 클레임 보정내용을 들었다. ‘487 특허의 출원심사 중에, 신규성 결여 거절이유를 극복하기 위하여 ‘antibody”를 “human antibody”로 한정하는 보정을 하면서, “a human, partially human, humanized, or chimeric antibody”를 기재하고 있던 종속항을 삭제한 바 있다. Immunex는 이에 기초하여 fully human이외의 다른 항체 들은 모두 포기한 것이라고 주장하였지만, PTAB은 클레임 1항에 “fully human”이라는 표현은 없다는 것을 이유로 하여 Immunex의 주장을 받아들이지 않았다.
결국 fully human antibody와 partially human antibody를 모두 포함하는 것으로 넓게 해석된 클레임 1항과 종속항 2-17항은 murine antibody와 murine antibody로부터 humanized antibody를 생산하는 것을 설명하는 선행기술에 의해 진보성이 없는 것으로 결정되었고, Immunex는 PTAB의 클레임 해석에 불복하여 순회항소법원에 항소를 하였다.
하지만, 순회항소법원은 PTAB의 클레임 해석에 동의하고 ‘487 특허의 모든 클레임 1-17항이 무효라는 판결을 내렸다. 이에 앞서, 해당 특허의 침해소송이 제기된 캘리포니아 법원에서는, PTAB의 무효 결정이 나기 얼마 전에, “human antibody”를 “fully human antibody”로만 제한하여 해석하는 명령을 내린 바 있다. 지방법원에서는 소위 “Phillips” 판결의 기준을 적용하여 PTAB보다 좁은 범위를 포함하도록 해석한것이다. 순회항소법원은 지방법원과 PTAB의 클레임 해석이 상이한 것을 알고 있었지만 두 포럼의 클레임 해석 기준이 상이하므로 (또 당사자에 의해 제출되는 증거의 범위도 다를 수 있다) 괜찮다고 하는 것을 판결문에 언급하고 있다. PTAB 결정에 대한 항소가 제출된 후 현재까지 지방법원 소송은 정지된 상태이다.
이 사건을 보면, 특허출원의 명세서와 클레임을 작성하는 것이, 특히 하루가 다르게 새로운 발견이 이루어지고 새로운 기술 들이 창출되는 생명과학 분야에서는 향후 10년 후 혹은 20년 후를 상상하며 심사과정 뿐만 아니라 특허확보 후 무효공격에도 잘 방어할 수 있는 명세서와 클레임을 작성하는 것이 참 어렵다는 생각을 다시 하게 한다. 만약 ‘487특허에 “fully human antibody”로 한정하는 종속청구항이 있었다면 어땠을까 하는 생각을 하게된다.
기술의 빠른 변화뿐만 아니라, 특허청과 법원에서의 정책의 변화 같이 출원인이 어떻게 할 수 없는 외부 요인 등도 특허의 획득과 방어에 큰 영향을 미친다. 다음엔 항체 청구항에서의 명세서 기재요건에 대해 항-IL-12 항체 의약품 Stelara® 와 Abbvie Deutschland의 특허를 중심으로 해서 알아본다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
-현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사
Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자
-2014-2019 Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토
-2013-2014 재미특허협회 회장
-2005 조지타운 법대 JD
-1985 연세대 생화학과 학사
Copyright © Yakup.com All rights reserved.
약업신문 의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받습니다.
무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.
무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.