서브 타이틀 텍스트
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<56> 수화물 (Hydrate)의 침해 혹은 비침해 – Regadenson 사례
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
이선희
입력 2023-03-20 10:56 수정
인쇄하기 메일로 보내기 스크랩하기
작게보기 크게보기
수화물(Hydrate)의 침해 혹은 비침해 – Regadenson 사례

무수물에 비해 제제화의 편리성이 좋은 관계로 수화물 형태의 활성 제약 성분 (Active pharmaceutical ingredient; API)이 개발되곤 한다.  그리고 특정 수화물에 대해서는 무수물 형태의 대응 화합물과 상이한 물질로 인정되어 별개 특허를 받을 수 있는 장점도 있다. 그래서 수화물과 다형체에 대한 특허를 받는 것이 개발에서 판매까지 긴 기간이 소요되는 제약 제품의 IP 라이프사이클 관리에서 중요한 위치를 차지하기도 한다.



예를 들어, 수화 수준에 따라 결정상태가 다른 경우 (X-ray diffraction, differential scanning calorimetry), 개별 결정 형태/수화 정도에 따라 다른 특허를 받을 수도 있다.  이는 미국의 경우이고, 브라질이나 아르헨티나 같은 나라에서는 수화물을 발명이 아닌 발견으로 간주하여 특허를 허여하지 않는다. 유럽이나 러시아 같은 경우는, 기본 화합물에 비해 우수한 효과 (물리적 혹은 화학적)가 있다는 것을 보여주는 것이 필요하고, 인도 같은 경우에는 기본 화합물과는 다른 약리학적 혹은 생리학적 효과를 요구하기도 한다.

미국에서는 상대적으로 다형체 (polymorph) 혹은 수화물에 대해 특허를 받을 수 있는 기회가 많다.  새로운 결정형 수화물의 경우 공지의 기본 화합물과 구분되는 물성, 예를 들어 기본 화합물에서 나오지 않는 x-ray diffraction peaks를 이용하여 청구하는 것이 보통이다.  

수화물 특허는 특허의 보호 범위가 상대적으로 좁다고 하는 것과, 특허의 침해를 입증하기가 쉽지 않을 수 있고, 만약 기본 화합물이 유통이나 보존 중에 혹은 의약품을 제제화하는 공정 중에 수화물이 생길 수 밖에 없는 경우 특허가 무효로 될 수 도 있는 약점을 갖고 있다.

아스텔라와 호스피라 사이에서 있었던 (Astellas US LLC v. Hospira, Inc.), 심장 스트레스를 모방하는데 사용되는 주사약제인 레가데노손 (Regadenoson) 의 특정 수화물에 대한 특허 침해 소송은 수화물 특허의 침해를 입증하는 것이 어렵다는 것을 잘 보여준다.

이 사건은Astellas US LLC 등이 호스피라를 상대로 하여 미국 특허 번호 8,106,183을 침해한다고 제기한 ANDA 소송과 관련이 있다. 아스텔라는 심장 스트레스를 모방하는데 사용되며 관상 혈관 확장제인 A2A 아데노신 수용체 작용제인 레가데노손 (Lexiscan®)의 FDA 허가를 2008년 4월 10일에 받았고, 오렌지북에는 현재 미국 특허 번호 8,106,183 (‘183 특허)과 RE47301이 등재되어 있다. FDA 웹사이트에 따르면 2023년 3월 4일 현재 Accord, Apotex, Eugia Pharma, Glad Pharma, Hikma, Hospira, IMS, Meitheal, Mylan, Eugia Pharma 등이 제네릭 허가를 받은 것으로 보인다.  
 
‘183 특허 (특허권자는 Gilead Sciences)는 특정 결정 형태의 레가덴손 1수화물 (형태 A로 명명됨)을 청구하고 있고, RE47301은 이 결정 형태의 레가데노손 1 수화물과 부형제를 함유하는 약학 조성물을 청구하고 있다. 

호스피라는 제네릭 레가데노손에 대한 허가 신청을 하면서, 자사의 제제는 레가데노손 원료에서 다른 다형체인 F형으로, 그리고 F형은  G형으로 변환되는 공정을 통해 만들어진 G형 레가도노손을 유효성분으로 포함하기 때문에 ‘183 특허를 침해하지 않는다고 하는 주장을 포함한 패러그래프 IV를 함께 제출하였다.  

이에 대해 아스텔라는 ANDA소송을 제기하면서,  호스피라의 제품은 중간체를 제조하여 공급하는 호스피라의 제3자 중간 제품 공급자에 의해 부주의로 만들어진 A형 다형체를 포함하고 있기 때문에 ‘183 특허를 침해한다고 주장하였다. 그 침해 주장의 근거로는 제3자 공급자가 제조한 중간체 화합물들이 대기나 시약에 포함된 물을 포함하여, 충분한 양의 물에 노출되는 경우 A형 다형체로 전환되기 때문이라는 논리를 내세웠다.
 
호스피라는 재판이 진행되기 전에, 아스텔라의 침해 입증을 더 어렵게 하기 위해 ANDA 서류 중 DMF (drug master file)를 물의 존재를 제한하도록 최적화한 제조공정을 포함하도록 수정하였다. 

그러자 아스텔라는 침해 이론을 바꾸어, A형 다형체는 호스피라가 제네릭 레가데노손을 만드는 컴파운딩 과정 중에 형성된다고 하는 대체 침해이론을 주장하였다.

하지만, 지방 법원은 아스텔라가 새로 제시한 침해 주장과 전문가 증언 및 증거에 대해 기각 (배제)해 달라는 호스피라의 신청을 승인하고, 아스텔라의 최초 침해 이론에 따르면 호스피라의 제네릭 제품은  특허를 침해하지 않는다고 판결하였다.  이에 아스텔라는 지방 법원이 대체 침해 이론 및 주장과 전문가 증거에 대한 주장을 금지한 것이 재량권 남용에 해당하는지 여부에 대해서만 연방순회항소법원에 항소했다.

연방순회항소법원은 지방법원이 재량권을 남용하지 않았다고 판결하고 호스피라에 유리한 판결을 확정하였다. 연방순회법원이 지방법원이 아스텔라의 대체 침해이론 주장과 관련 증거 들을 기각 (배제)결정한 것이 재량권 남용이 아니라고 한 이유 중 하나로는, 아스텔라가 사실관계 디스커버리 (fact discovery) 종료 1년 후 및 전문가 디스커버리 (expert discovery) 종료 6개월 후에서야, 그리고 호스피라가 문서 공개 (documents production) 를 완료한 후 14개월, 호스피라의 ANDA 변경을 알게 된 후 6개월, 그리고 호스피라의 실제 ANDA 수정안을 받은 후 2개월을 기다렸다는 것이 포함된다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
전체댓글 0
    등록된 댓글이 없습니다.
인기기사 더보기 +
약업신문 타이틀 이미지
[]<56> 수화물 (Hydrate)의 침해 혹은 비침해 – Regadenson 사례
아이콘 개인정보 수집 · 이용에 관한 사항 (필수)
  - 개인정보 이용 목적 : 콘텐츠 발송
- 개인정보 수집 항목 : 받는분 이메일, 보내는 분 이름, 이메일 정보
- 개인정보 보유 및 이용 기간 : 이메일 발송 후 1일내 파기
받는 사람 이메일
* 받는 사람이 여러사람일 경우 Enter를 사용하시면 됩니다.
* (최대 5명까지 가능)
보낼 메세지
(선택사항)
보내는 사람 이름
보내는 사람 이메일
@
Copyright © Yakup.com All rights reserved.
약업신문 의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받습니다.
무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.
약업신문 타이틀 이미지
[]<56> 수화물 (Hydrate)의 침해 혹은 비침해 – Regadenson 사례
이 정보를 스크랩 하시겠습니까?
스크랩한 정보는 마이페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
Copyright © Yakup.com All rights reserved.
약업신문 의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받습니다.
무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.