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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<54> 미국특허청 무효심판 최종 서면 결정에 따른 금반언 – 대법원 애플의 상고 허가 
이선희
입력 2023-02-16 18:37 수정
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미국특허청 무효심판 최종 서면 결정에 따른 금반언 – 대법원 애플의 상고 허가 

미국대법원 건물 (supremecourt.gov갈무리)

미국특허법 제315(e)에는 미국특허청 심판원 (Patent and trademark Appeal Board, PTAB)의 무효심판 최종 서면 결정이 난 경우,  그 이후의 절차 (법원에서의 소송, ITC에서의 소송 등)에서 동일한 근거 혹은 “심판에서 제기할 수 있었던 근거 (could have raised during that inter partes review)” 를 갖고 다시 무효를 주장할 수 없다고 하는 금반언의 원칙 (estoppel)이 제정되어 있다.  

“심판에서 제기할 수 있었던 근거”가 무엇을 의미하는 지, 그 범위를 어떻게 정할 것 인지는 법률 해석의 문제이다.  2022년 2월 초에, California Institute of Technology v. Broadcom (Apple도 공동 피고) 사건에서, 연방순회항소법원은 “금반언은 심판 신청서에서 주장되고 심판 개시 (institution)의 근거가 된 이유 및 특허 청구항 뿐만 아니라, 무효심판에는 포함되지 않았어도 심판 신청서에 합리적으로 포함시킬 수 있었던 모든 청구항과 이유에도 적용된다”라고 무효심판에 의한 금반언의 범위를 아주 넓게 해석한 바 있다.  2022년 2월 16일자 기고 <34> 참조. (https://www.yakup.com/plan/plan_sub04.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=477&nid=3000132759&num_start=15

California Institute of Technology와 Broadcom/애플은 지방법원에서 침해소송을 진행중이었는데, 특허청 심판원에서 특허유효를 확인하는 심판 결정을 받자, 지방법원의 침해소송에서 추가적인 무효 근거 (진보성 결여)를 계속 주장하고자 하였다.  하지만, 지방법원은 무효심판의 최종 서면결정에 따른 금반언의 범위를 넓게 해석하여 추가적인 무효 근거를 유지하는 것을 허용하지 않았고, 연방순회항소법원도 지방법원의 판결을 인정하는 판결을 내렸었다. 

이 판결은 금반언이 심판의 심리 (trial) 중에 다투어지지 않았지만, 심판 신청서에 제시한 모든 근거에 까지 적용된다고 판시한 것 뿐만 아니라, 마치 금반언이 심판 신청서에 포함되지 않았던 청구항 들에도 적용되는 것이라고 판단한 것이냐의 여부에 대한 논란을 일으켰다. 이에 연방순회항소법원은 2022년 2월 22일자로, 금반언은 심판 신청서에 포함되어 있었던 청구항 (challenged claims in IPR petition)에만 적용된다고 하는 정정 판결을 한 바 있다.

애플은 연방순회항소법원의 판결에 대해 대법원에 상고신청을 하였고, 대법원은 2023년 1월에 상고를 허가하였다.  대법원은 또한 이 사건에 대한 연방 법무장관의 브리핑을 요청해 놓은 상태이다. 

현재까지 2건의 아미커스 브리핑이 제출되었는데, 애플을 지지하는 내용이다. 

법령의 조문 “during the inter partes review”에 촛점을 맞추면, 심판이 개시 되기 전에 제기된 근거에 까지 금반언을 적용하는 것은 설득력없는 해석인 것으로 보이고 (애플의 입장, 아미커스 브리핑의 입장), 동일한 특허/청구항에 대해 반복적으로 무효공격을 받는 괴롭힘을 방지하고자 했던 법령 제정의 의도를 감안하면 연방순회항소법원의 판결이 합리적인 면도 있다. 

금반언의 범위가 어떻게 정해지느 냐에 따라 해당 심판 뿐만 아니라 병행하여 진행되는 지방법원의 소송에서의 전략이 영향을 받을 수 있기 때문에, 대법원이 어떤 판결을 내릴 지 주목할 일이다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.


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