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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<51> 미국 특허법상 관납료 감면 혜택을 받기 위한 소규모 출원인 요건
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
편집부
입력 2022-12-23 11:15 수정 최종수정 2022-12-23 11:24
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미국 특허법상 관납료 감면 혜택을 받기 위한 소규모 출원인 요건



주요 국가들에서 특허를 받는 것은 그 국가에서 사업을 하거나 수출을 하기 위한 목적 뿐만 아니라, 라이센싱을 하는데 있어서도 아주 중요한 요건으로 작용한다. 그런데 여러 나라에 출원을 하고, 특허를 획득하기 위한 심사 단계를 받고, 특허 등록 이후에 존속기간 동안 특허권을 유지하기 위해 각국 특허청이나 대리인에게 지불해야 하는 액수는 출원 후 몇 년이 지나고 후속 개량발명 출원이 더해지면 기하급수적으로 늘어날 수도 있다. 

다행히 많은 국가들에서 중소기업 혹은 개인, 고등 교육기관, 비영리 단체 등의 출원과 권리유지에 관한 관납료를 감면해주는 혜택을 주고 있다. 

미국특허법에서도 소규모(small entity) 출원인에게는 대부분의 관납료를 50% 감면해 주고 있고, 마이크로 출원인(micro entity) 에게는 75%를 감면한다.

소규모 출원인 (small entity)의 요건

미국특허청은 '소규모 출원인 (small entity)'으로 분류할 수 있는 4가지 카테고리를 정의하고 있는데, 즉 대학, 비영리 조직, 개인 발명가, 및 소규모 기업이 포함된다. . 대학, 비영리 단체 및 개인 발명가에 대한 정의는 특허 규정에 정의되어 있는데, 특히 비영리 조직 또는 대학의 전액 출자 자회사는 비영리 조직 또는 대학의 일부로 간주되며 소기업 지위를 주장할 수 있다.

하지만 특허법에는 '소규모 기업'이 정의되어 있지 않고, 소규모 기업의 정의는 중소기업에 대한 전적인 관할권을 갖는 중소기업청 (SBA)이 정한 정의에 따른다. 
 
중소기업청이 정한 소규모 기업은 다음의 요건을 만족해야 한다:

• 독립적으로 소유 및 운영
• 정부 계약에 입찰하는 분야에서 지배적이지 않으며,
• 직원 수(일반적으로 500명 미만), 연간 수입(일반적으로 700만 달러 미만) 또는 연간 이익(일반적으로 200만 달러 이상)과 관련하여 특정 산업에 적용 가능한 모든 기준을 충족할 것.

이때 직원 수는 출원인 기업만의 직원 수를 계산하는 것이 아닌, 아주 광범위하게 계열사 (affiliate)를 포함한 총 직원 수를 의미한다. 중소기업청의 규모 결정 위원회는, 소규모 회사가 대기업과 상호 작용할 수 있는 거의 모든 상황을 포함하도록 계열사의 범위를 아주 광범위하게 해석한다.  이때, 소유권, 관리, 다른 이해관계가 있는 회사와의 이전 관계 또는 전 세계 계약 관계와 같은 여러 요소를 고려하여 계열사인 지의 여부를 결정하는데, 가장 핵심적인 요소는 '제어(control)'이다. 한 법인이 다른 법인을 통제하거나 통제할 권한이 있거나 제3자가 둘 다 통제하거나 통제할 권한이 있는 경우 법인은 서로의 계열사로 간주된다.

기업에 대한 실제 투자 또는 소유권 비율 등도 '제어'의 여부를 결정하는데 중요한 요소이다. 예를 들면, Novalar Pharmaceuticals, Inc.의 Size Appeal, SBA No. SIZ-4977(2008)에서, 중소기업청의 규모 결정 보드 (Size Determination Board)는 개별 소액 주주(벤처 캐피털 회사)와의 제휴가 소규모 의료 서비스를 비소규모 의료 서비스로 변형시켰다고 결정한 바 있는데, 벤처 캐피탈 회사는 소규모 회사 이사회의 특정 조치를 차단할 가능성이 있고, 이는 제어로 간주되기 때문에 장치 신생 회사를 대기업이라고 판단한 것이다. 유사하게, TPG Consulting, LLC, SBA No. SIZ-5306(2011)의 Size Appeal에서도, 소규모 웹 디자인 회사가 대규모 제조 회사에 경제적으로 의존하고 있는 것을 이유로 하여 대규모 비즈니스라고 판단한 바 있다. 

그래서, 출원인 자체는 소규모 출원인의 자격을 갖고 있다 하더라도, 만일 해당 출원이 비소규모 법인에게 권리를 양도하거나  라이선스를 부여한 경우, 혹은 그럴 의무가 존재하는 경우, 소규모 출원인의 주장 없이 통상의 관납료를 납부하여야 한다.  그리고 출원 시점에는 소규모 출원의 자격을 갖고 있었어도, 출원 이후에 비소규모 기업에 라이센싱 (독점 라이센스와 통상 라이센스 모두  포함)을 하거나 양도 (일부 양도 포함)한 경우에는, 그 시점부터 더 이상 소규모 출원의 자격을 갖지 못한다.

출원인의 규모 상태를 잘못 선언하면 심각한 결과를 초래할 수 있다. 예를 들어, 출원인이 자신을 소규모 출원인이라고 간주하기 위한 선의의 근거 없이 소규모 출원인 수수료를 지불한 것을 발견한 경우 법원은 영향을 받는 특허가 무효라고 결정할 수 있다. 출원 이후, 출원인 규모를 잘못 선언한 것을 발견한 경우, 기만의 의도가 없는 잘못이었음을 선언하고 차액의 수수료 금액을 지불함으로써, 법인 상태를 쉽게 수정할 수 있다.

참고로, 정부 기관 및 지방자치 단체는 소규모 출원인의 자격을 갖지 못한다.

마이크로 출원인 (micro Entity) 요건

마이크로 출원인의 자격을 갖추는 방법에는 두 가지가 있다:

첫 번째 방법은 각 출원인, 발명자, 및 공동 발명자 모두가 각각 다음의 조건 모두를  만족시켜야 한다.
• 미국특허청에서  정의한 소규모 출원인의 자격을 가질 것.
• 출원인, 발명자, 또는 공동 발명자 모두가  이전에 제출된 4개 이상의 출원 (가출원과 PCT 출원 제외)에서 발명자로 지명되지 않았을 것.
• 출원인, 발명자, 공동 발명자 모두가 수수료를 지불한 전년도에 "최대 적격 총소득"(중위 가구 소득의 3배)을 초과하는 총소득이 없었을 것 (이 정보는 미국특허청 웹페이지에 제공되는데, 2022년 관납료의 경우 최대 적격 총소득은 US$212,352이다). 
• 출원인, 발명자, 공동 발명자 모두가 소기업 혹은 대기업에게 라이센스 또는 기타 소유권을 양도, 부여 또는 이전하지 않았으며 양도, 부여 또는 이전할 의무도 없을 것.

두번째 방법은 미국 내에 위치한 고등 교육 기관으로부터 소득의 대부분을 얻거나, 또는 출원에 대한 소유권을 미국내 고등 교육 기관에 양도, 부여 또는 이전했거나, 계약 또는 법률에 의해 소유권을 양도, 부여 또는 이전할 의무가 있는 경우이다. 이 조건을 만족시키기 위해서는 발명자가 출원인이 되어야 한다. 

마이크로 출원인을 주장하는 것은, 대리인이 마이크로 출원인 상태 선언서를 제출하여 행한다.  한편, 마이크로 출원인 (혹은 소규모 출원인) 상태를 주장하지 않고 통상의 관납료를 납부한 경우, 그런 실수를 후에 정정하더라도 기 납부된 관납료의 차액은 환불되지 않는다. 

그리고 소규모 혹은 마이크로 규모의 상태가 더 이상 적절하지 않을 때마다 자격 상실 통지를 특허청에 제출해야 한다.  그리고 마이크로 출원인 상태를 주장하는 선언서는 각 출원에서 한 번만 제출하면 되지만, 계속출원, 분할출원, 부분계속출원, 또는 재발행 출원을 하는 경우, 이들 출원을 할 때 마다 별개로 선언서를 제출해야 한다. 

<필자소개>

이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

 
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