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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<48> 미국특허청 특허청장이 무효심판 신청인에게 징계를 내리다 (OpenSky Industries LLC. v. VLSI Technology LLC 무효심판 사건)
이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
편집부
입력 2022-10-12 11:48
수정 최종수정 2022-10-12 11:53
미국특허청 특허청장이 무효심판 신청인에게 징계를 내리다 (OpenSky Industries LLC. v. VLSI Technology LLC 무효심판 사건)
미국특허청 로고 및 캐터린 바이달 미국특허청 청장 (source: USPTO 웹사이트)
2012년에 개정된 특허법에 의해 무효심판 제도 (Inter Parte Review (IPR), Post Grant Review (PGR)) 가 도입되기 전에는, 미국에서 미국특허의 무효를 주장하는 것은 특허권자가 시작한 특허침해소송에서 항변 (defense)로 하는 경우나, 특허권자가 소송을 하겠다는 내용의 경고장을 보낸 것과 같은 급박한 소송의 위협이 있는 경우 경고장을 받은 측이 선언적 무효 혹은 비침해 판결 (Declaratory judgement)를 내려 줄 것을 요청하는 소송을 하는 경우에 가능했었다. 혹은 재심사 출원 (reexamination application)을 하는 것도 가능한 옵션이었다. 그래서 한국이나 유럽에서의 절차와 비교하여 상대적으로 미국특허의 무효를 다툴 수 있는 기회가 제한적이었고, 무효를 설득력있게 입증하기 위해 필요한 증거 제시의 수준이 매우 높았고, 비용이 무척 많이 들었다.
2012년 미국특허청 심판원에서 특허의 무효를 다툴 수 있도록 하는 IPR과 PGR이 도입된 후, 이 제도를 운용하는 심판원에 대해 특허를 무효화시키는 특공대라고 하는 비난도 있었고, 국가가 심사를 통해 개인에게 부여한 권리를 사법부가 아닌 행정부에서 무효 여부를 심리하는 것에 대해 위헌이라고 하는 소송도 있었었다. 그리고 이해관계가 없어도 누구나 실명으로 무효심판을 신청할 수 있기 때문에, 이 제도 들을 남용해 특허권자의 권리를 해한다고 하는 주장도 계속 있었고, 이 제도 들을 보다 공정하고 투명하게 운용하기 위한 여러 절차적인 수정과 보완이 만들어졌었다. 그중 하나는 심판원의 패널이 결정한 심판 개시 결정 (initiation decision)을 특허청장이 품질관리 (quality control)의 목적으로 선별 리뷰할 수 있도록 한 것이다.
최근 OpenSky Industries LLC v. VLSI Technology LLC (IPR2021-01064)의 심판 개시 결정을 바이달 특허청장이 리뷰하였고, 이 리뷰에서 심판 청구인인 OpenSky Industries LLC가 특허권자로부터 금품을 착취하기 위한 목적으로 무효심판 제도를 남용하였다는 것을 이유로 징계를 하는 명령을 내렸다.
IPR2021-01064호 무효심판의 대상이 되는 특허는 미국특허7,725,759호 (이하 ‘759특허)이다. 이 ‘759 특허의 권리자는 VLSI이고, VLSI는 인텔을 상대로 텍사스 주에서 ‘759 특허 및 미국특허 7,523,373(이하 ‘373 특허)에 대한 특허침해소송을 진행하여 총 US$ 2.1 billion (약 3천조원)에 달하는 손해액을 배상받도록 하는 평결을 2021년에 받은 바 있다. VLSI는 소프트뱅크가 소유한 포트레스 인베스트먼트 그룹의 계열회사이다.
한편 사우스 다코다에 소재하는 Patent Quality Assurance LLC가 ‘373 특허에 대하여 신청한 무효심판 (IPR2021-01229)에 대하여 심판 개시 결정이 2022년 1월 26일에 심판원에 의해 내려졌다. 한편, ‘373특허에 대하여 인텔이 종전에 무효심판 신청을 했었지만, 심판의 개시를 부정하는 결정이 내려진 바 있었다. 재미있는 사실은 Patent Quality Assurance LLC는 ‘373 특허에 대한 심판 신청을 하기 1달 전 에 사우스 다코다에 사업등록을 했다는 것이다.
그리고 ‘759 특허에 대해서는, 인텔이 2020년에 두 건의 무효심판 신청을 한 바 있었지만 모두 심판 개시를 부정하는 심판원 결정이 있었다.
OpenSky는 2021년 6월 7일에, ‘759 특허 (IPR2021-01064)와 ‘373특허 (IPR2021-01056)에 대하여 무효심판을 신청하였고, 심판원은 2021년 12월 23일에 IPR2021-01064에 대해서는 심판을 개시한다고 하는 결정을 내렸고, IPR2021-01056에 대해서는 심판 개시를 부정하는 결정을 내렸다.
OpenSky는 첫 무효심판 신청이 거부된 ‘373특허에 대해 다시 무효심판 신청을 하였는데 (IPR2022-00645), 이 IPR2022-00645에서 VLSI가 심판원에 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 제출한 세 건의 무효신청 서류들은 종전에 인텔이 상기 두 특허들에 대하여 제출한 무효심판 신청서와 거의 동일하다고 한다.
그리고 IPR2022-00645에서 VLSI가 2022년 3월 2일자로 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 VLSI에 접근하여 OpenSky에게 돈을 지불하는 대가로 무효심판을 합의에 의한 기각 요청을 하겠으며, VLSI가 IPR에서 원하는 목적을 달성하기 위해 구체적으로 어떤 조치를 취하자고 제안하는 내용의 2022년 2월 23일자 이메일 기록이 있다. 그 이메일에는, 단순히 IPR을 합의에 의해 종결시키고자 하는 수준이 아니고, 구체적으로 여러 가짜 행위들을 진행한 후 공동으로 심판의 기각을 요청하자는 내용 들이 포함되어 있다.
2022년 6월 7일, 바이달 특허청장은 ‘759 특허에 대한 무효심판 IPR2021-01064호의 심판개시 결정을 리뷰하겠다고 하는 명령을 내린 바 있다. 2022년 10월 4일자 IPR2021-01064심판 개시 리뷰 결정에서, (1) OpenSky가 디스커버리 명령을 준수하지 않는 부정행위에 연루되었고, (2) OpenSky가 특허권자인 VLSI와 인텔 (합류한 무효심판 신청인)로부터 돈을 받아내기 위한 목적으로 IPR 절차를 남용하였는데, OpenSky가 보인 행위는 전형적인 협상절차와는 완전히 구분되는 비윤리적 행위였다고 판단하였다. 이런 이유로, 바이달 특허청장은 향후 이건 무효심판 사건에서 어떠한 절차도 밟지 못하고, 심판원의 명시적인 지시가 없이는 추가적인 변론이나 증거를 제시하지 못하도록 함과 동시에, 특허권자 VLSI에 변호사 비용을 포함하여 VLSI가 이건 무효심판에 들인 시간과 노력에 금전적으로 배상할 것을 명하였다.
무효심판 절차가 특허권자와 특허침해추구를 받은 피고로부터 돈을 받아 내기 위한 목적으로 남용되는 것에 해당 사건에서 상응하는 불이익을 받도록 하는 징계 뿐만 아니라 특허권자가 겪은 금전적 손실을 배상하도록 한 결정을 응원한다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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2012년에 개정된 특허법에 의해 무효심판 제도 (Inter Parte Review (IPR), Post Grant Review (PGR)) 가 도입되기 전에는, 미국에서 미국특허의 무효를 주장하는 것은 특허권자가 시작한 특허침해소송에서 항변 (defense)로 하는 경우나, 특허권자가 소송을 하겠다는 내용의 경고장을 보낸 것과 같은 급박한 소송의 위협이 있는 경우 경고장을 받은 측이 선언적 무효 혹은 비침해 판결 (Declaratory judgement)를 내려 줄 것을 요청하는 소송을 하는 경우에 가능했었다. 혹은 재심사 출원 (reexamination application)을 하는 것도 가능한 옵션이었다. 그래서 한국이나 유럽에서의 절차와 비교하여 상대적으로 미국특허의 무효를 다툴 수 있는 기회가 제한적이었고, 무효를 설득력있게 입증하기 위해 필요한 증거 제시의 수준이 매우 높았고, 비용이 무척 많이 들었다.
2012년 미국특허청 심판원에서 특허의 무효를 다툴 수 있도록 하는 IPR과 PGR이 도입된 후, 이 제도를 운용하는 심판원에 대해 특허를 무효화시키는 특공대라고 하는 비난도 있었고, 국가가 심사를 통해 개인에게 부여한 권리를 사법부가 아닌 행정부에서 무효 여부를 심리하는 것에 대해 위헌이라고 하는 소송도 있었었다. 그리고 이해관계가 없어도 누구나 실명으로 무효심판을 신청할 수 있기 때문에, 이 제도 들을 남용해 특허권자의 권리를 해한다고 하는 주장도 계속 있었고, 이 제도 들을 보다 공정하고 투명하게 운용하기 위한 여러 절차적인 수정과 보완이 만들어졌었다. 그중 하나는 심판원의 패널이 결정한 심판 개시 결정 (initiation decision)을 특허청장이 품질관리 (quality control)의 목적으로 선별 리뷰할 수 있도록 한 것이다.
최근 OpenSky Industries LLC v. VLSI Technology LLC (IPR2021-01064)의 심판 개시 결정을 바이달 특허청장이 리뷰하였고, 이 리뷰에서 심판 청구인인 OpenSky Industries LLC가 특허권자로부터 금품을 착취하기 위한 목적으로 무효심판 제도를 남용하였다는 것을 이유로 징계를 하는 명령을 내렸다.
IPR2021-01064호 무효심판의 대상이 되는 특허는 미국특허7,725,759호 (이하 ‘759특허)이다. 이 ‘759 특허의 권리자는 VLSI이고, VLSI는 인텔을 상대로 텍사스 주에서 ‘759 특허 및 미국특허 7,523,373(이하 ‘373 특허)에 대한 특허침해소송을 진행하여 총 US$ 2.1 billion (약 3천조원)에 달하는 손해액을 배상받도록 하는 평결을 2021년에 받은 바 있다. VLSI는 소프트뱅크가 소유한 포트레스 인베스트먼트 그룹의 계열회사이다.
한편 사우스 다코다에 소재하는 Patent Quality Assurance LLC가 ‘373 특허에 대하여 신청한 무효심판 (IPR2021-01229)에 대하여 심판 개시 결정이 2022년 1월 26일에 심판원에 의해 내려졌다. 한편, ‘373특허에 대하여 인텔이 종전에 무효심판 신청을 했었지만, 심판의 개시를 부정하는 결정이 내려진 바 있었다. 재미있는 사실은 Patent Quality Assurance LLC는 ‘373 특허에 대한 심판 신청을 하기 1달 전 에 사우스 다코다에 사업등록을 했다는 것이다.
그리고 ‘759 특허에 대해서는, 인텔이 2020년에 두 건의 무효심판 신청을 한 바 있었지만 모두 심판 개시를 부정하는 심판원 결정이 있었다.
OpenSky는 2021년 6월 7일에, ‘759 특허 (IPR2021-01064)와 ‘373특허 (IPR2021-01056)에 대하여 무효심판을 신청하였고, 심판원은 2021년 12월 23일에 IPR2021-01064에 대해서는 심판을 개시한다고 하는 결정을 내렸고, IPR2021-01056에 대해서는 심판 개시를 부정하는 결정을 내렸다.
OpenSky는 첫 무효심판 신청이 거부된 ‘373특허에 대해 다시 무효심판 신청을 하였는데 (IPR2022-00645), 이 IPR2022-00645에서 VLSI가 심판원에 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 제출한 세 건의 무효신청 서류들은 종전에 인텔이 상기 두 특허들에 대하여 제출한 무효심판 신청서와 거의 동일하다고 한다.
그리고 IPR2022-00645에서 VLSI가 2022년 3월 2일자로 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 VLSI에 접근하여 OpenSky에게 돈을 지불하는 대가로 무효심판을 합의에 의한 기각 요청을 하겠으며, VLSI가 IPR에서 원하는 목적을 달성하기 위해 구체적으로 어떤 조치를 취하자고 제안하는 내용의 2022년 2월 23일자 이메일 기록이 있다. 그 이메일에는, 단순히 IPR을 합의에 의해 종결시키고자 하는 수준이 아니고, 구체적으로 여러 가짜 행위들을 진행한 후 공동으로 심판의 기각을 요청하자는 내용 들이 포함되어 있다.
2022년 6월 7일, 바이달 특허청장은 ‘759 특허에 대한 무효심판 IPR2021-01064호의 심판개시 결정을 리뷰하겠다고 하는 명령을 내린 바 있다. 2022년 10월 4일자 IPR2021-01064심판 개시 리뷰 결정에서, (1) OpenSky가 디스커버리 명령을 준수하지 않는 부정행위에 연루되었고, (2) OpenSky가 특허권자인 VLSI와 인텔 (합류한 무효심판 신청인)로부터 돈을 받아내기 위한 목적으로 IPR 절차를 남용하였는데, OpenSky가 보인 행위는 전형적인 협상절차와는 완전히 구분되는 비윤리적 행위였다고 판단하였다. 이런 이유로, 바이달 특허청장은 향후 이건 무효심판 사건에서 어떠한 절차도 밟지 못하고, 심판원의 명시적인 지시가 없이는 추가적인 변론이나 증거를 제시하지 못하도록 함과 동시에, 특허권자 VLSI에 변호사 비용을 포함하여 VLSI가 이건 무효심판에 들인 시간과 노력에 금전적으로 배상할 것을 명하였다.
무효심판 절차가 특허권자와 특허침해추구를 받은 피고로부터 돈을 받아 내기 위한 목적으로 남용되는 것에 해당 사건에서 상응하는 불이익을 받도록 하는 징계 뿐만 아니라 특허권자가 겪은 금전적 손실을 배상하도록 한 결정을 응원한다.
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이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
- 편집부 기자 news@yakup.co.kr
- 입력 2022-10-12 11:48 수정 최종수정 2022-10-12 11:53
미국특허청 특허청장이 무효심판 신청인에게 징계를 내리다 (OpenSky Industries LLC. v. VLSI Technology LLC 무효심판 사건)
미국특허청 로고 및 캐터린 바이달 미국특허청 청장 (source: USPTO 웹사이트)
2012년에 개정된 특허법에 의해 무효심판 제도 (Inter Parte Review (IPR), Post Grant Review (PGR)) 가 도입되기 전에는, 미국에서 미국특허의 무효를 주장하는 것은 특허권자가 시작한 특허침해소송에서 항변 (defense)로 하는 경우나, 특허권자가 소송을 하겠다는 내용의 경고장을 보낸 것과 같은 급박한 소송의 위협이 있는 경우 경고장을 받은 측이 선언적 무효 혹은 비침해 판결 (Declaratory judgement)를 내려 줄 것을 요청하는 소송을 하는 경우에 가능했었다. 혹은 재심사 출원 (reexamination application)을 하는 것도 가능한 옵션이었다. 그래서 한국이나 유럽에서의 절차와 비교하여 상대적으로 미국특허의 무효를 다툴 수 있는 기회가 제한적이었고, 무효를 설득력있게 입증하기 위해 필요한 증거 제시의 수준이 매우 높았고, 비용이 무척 많이 들었다.
2012년 미국특허청 심판원에서 특허의 무효를 다툴 수 있도록 하는 IPR과 PGR이 도입된 후, 이 제도를 운용하는 심판원에 대해 특허를 무효화시키는 특공대라고 하는 비난도 있었고, 국가가 심사를 통해 개인에게 부여한 권리를 사법부가 아닌 행정부에서 무효 여부를 심리하는 것에 대해 위헌이라고 하는 소송도 있었었다. 그리고 이해관계가 없어도 누구나 실명으로 무효심판을 신청할 수 있기 때문에, 이 제도 들을 남용해 특허권자의 권리를 해한다고 하는 주장도 계속 있었고, 이 제도 들을 보다 공정하고 투명하게 운용하기 위한 여러 절차적인 수정과 보완이 만들어졌었다. 그중 하나는 심판원의 패널이 결정한 심판 개시 결정 (initiation decision)을 특허청장이 품질관리 (quality control)의 목적으로 선별 리뷰할 수 있도록 한 것이다.
최근 OpenSky Industries LLC v. VLSI Technology LLC (IPR2021-01064)의 심판 개시 결정을 바이달 특허청장이 리뷰하였고, 이 리뷰에서 심판 청구인인 OpenSky Industries LLC가 특허권자로부터 금품을 착취하기 위한 목적으로 무효심판 제도를 남용하였다는 것을 이유로 징계를 하는 명령을 내렸다.
IPR2021-01064호 무효심판의 대상이 되는 특허는 미국특허7,725,759호 (이하 ‘759특허)이다. 이 ‘759 특허의 권리자는 VLSI이고, VLSI는 인텔을 상대로 텍사스 주에서 ‘759 특허 및 미국특허 7,523,373(이하 ‘373 특허)에 대한 특허침해소송을 진행하여 총 US$ 2.1 billion (약 3천조원)에 달하는 손해액을 배상받도록 하는 평결을 2021년에 받은 바 있다. VLSI는 소프트뱅크가 소유한 포트레스 인베스트먼트 그룹의 계열회사이다.
한편 사우스 다코다에 소재하는 Patent Quality Assurance LLC가 ‘373 특허에 대하여 신청한 무효심판 (IPR2021-01229)에 대하여 심판 개시 결정이 2022년 1월 26일에 심판원에 의해 내려졌다. 한편, ‘373특허에 대하여 인텔이 종전에 무효심판 신청을 했었지만, 심판의 개시를 부정하는 결정이 내려진 바 있었다. 재미있는 사실은 Patent Quality Assurance LLC는 ‘373 특허에 대한 심판 신청을 하기 1달 전 에 사우스 다코다에 사업등록을 했다는 것이다.
그리고 ‘759 특허에 대해서는, 인텔이 2020년에 두 건의 무효심판 신청을 한 바 있었지만 모두 심판 개시를 부정하는 심판원 결정이 있었다.
OpenSky는 2021년 6월 7일에, ‘759 특허 (IPR2021-01064)와 ‘373특허 (IPR2021-01056)에 대하여 무효심판을 신청하였고, 심판원은 2021년 12월 23일에 IPR2021-01064에 대해서는 심판을 개시한다고 하는 결정을 내렸고, IPR2021-01056에 대해서는 심판 개시를 부정하는 결정을 내렸다.
OpenSky는 첫 무효심판 신청이 거부된 ‘373특허에 대해 다시 무효심판 신청을 하였는데 (IPR2022-00645), 이 IPR2022-00645에서 VLSI가 심판원에 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 제출한 세 건의 무효신청 서류들은 종전에 인텔이 상기 두 특허들에 대하여 제출한 무효심판 신청서와 거의 동일하다고 한다.
그리고 IPR2022-00645에서 VLSI가 2022년 3월 2일자로 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 VLSI에 접근하여 OpenSky에게 돈을 지불하는 대가로 무효심판을 합의에 의한 기각 요청을 하겠으며, VLSI가 IPR에서 원하는 목적을 달성하기 위해 구체적으로 어떤 조치를 취하자고 제안하는 내용의 2022년 2월 23일자 이메일 기록이 있다. 그 이메일에는, 단순히 IPR을 합의에 의해 종결시키고자 하는 수준이 아니고, 구체적으로 여러 가짜 행위들을 진행한 후 공동으로 심판의 기각을 요청하자는 내용 들이 포함되어 있다.
2022년 6월 7일, 바이달 특허청장은 ‘759 특허에 대한 무효심판 IPR2021-01064호의 심판개시 결정을 리뷰하겠다고 하는 명령을 내린 바 있다. 2022년 10월 4일자 IPR2021-01064심판 개시 리뷰 결정에서, (1) OpenSky가 디스커버리 명령을 준수하지 않는 부정행위에 연루되었고, (2) OpenSky가 특허권자인 VLSI와 인텔 (합류한 무효심판 신청인)로부터 돈을 받아내기 위한 목적으로 IPR 절차를 남용하였는데, OpenSky가 보인 행위는 전형적인 협상절차와는 완전히 구분되는 비윤리적 행위였다고 판단하였다. 이런 이유로, 바이달 특허청장은 향후 이건 무효심판 사건에서 어떠한 절차도 밟지 못하고, 심판원의 명시적인 지시가 없이는 추가적인 변론이나 증거를 제시하지 못하도록 함과 동시에, 특허권자 VLSI에 변호사 비용을 포함하여 VLSI가 이건 무효심판에 들인 시간과 노력에 금전적으로 배상할 것을 명하였다.
무효심판 절차가 특허권자와 특허침해추구를 받은 피고로부터 돈을 받아 내기 위한 목적으로 남용되는 것에 해당 사건에서 상응하는 불이익을 받도록 하는 징계 뿐만 아니라 특허권자가 겪은 금전적 손실을 배상하도록 한 결정을 응원한다.
<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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2012년에 개정된 특허법에 의해 무효심판 제도 (Inter Parte Review (IPR), Post Grant Review (PGR)) 가 도입되기 전에는, 미국에서 미국특허의 무효를 주장하는 것은 특허권자가 시작한 특허침해소송에서 항변 (defense)로 하는 경우나, 특허권자가 소송을 하겠다는 내용의 경고장을 보낸 것과 같은 급박한 소송의 위협이 있는 경우 경고장을 받은 측이 선언적 무효 혹은 비침해 판결 (Declaratory judgement)를 내려 줄 것을 요청하는 소송을 하는 경우에 가능했었다. 혹은 재심사 출원 (reexamination application)을 하는 것도 가능한 옵션이었다. 그래서 한국이나 유럽에서의 절차와 비교하여 상대적으로 미국특허의 무효를 다툴 수 있는 기회가 제한적이었고, 무효를 설득력있게 입증하기 위해 필요한 증거 제시의 수준이 매우 높았고, 비용이 무척 많이 들었다.
2012년 미국특허청 심판원에서 특허의 무효를 다툴 수 있도록 하는 IPR과 PGR이 도입된 후, 이 제도를 운용하는 심판원에 대해 특허를 무효화시키는 특공대라고 하는 비난도 있었고, 국가가 심사를 통해 개인에게 부여한 권리를 사법부가 아닌 행정부에서 무효 여부를 심리하는 것에 대해 위헌이라고 하는 소송도 있었었다. 그리고 이해관계가 없어도 누구나 실명으로 무효심판을 신청할 수 있기 때문에, 이 제도 들을 남용해 특허권자의 권리를 해한다고 하는 주장도 계속 있었고, 이 제도 들을 보다 공정하고 투명하게 운용하기 위한 여러 절차적인 수정과 보완이 만들어졌었다. 그중 하나는 심판원의 패널이 결정한 심판 개시 결정 (initiation decision)을 특허청장이 품질관리 (quality control)의 목적으로 선별 리뷰할 수 있도록 한 것이다.
최근 OpenSky Industries LLC v. VLSI Technology LLC (IPR2021-01064)의 심판 개시 결정을 바이달 특허청장이 리뷰하였고, 이 리뷰에서 심판 청구인인 OpenSky Industries LLC가 특허권자로부터 금품을 착취하기 위한 목적으로 무효심판 제도를 남용하였다는 것을 이유로 징계를 하는 명령을 내렸다.
IPR2021-01064호 무효심판의 대상이 되는 특허는 미국특허7,725,759호 (이하 ‘759특허)이다. 이 ‘759 특허의 권리자는 VLSI이고, VLSI는 인텔을 상대로 텍사스 주에서 ‘759 특허 및 미국특허 7,523,373(이하 ‘373 특허)에 대한 특허침해소송을 진행하여 총 US$ 2.1 billion (약 3천조원)에 달하는 손해액을 배상받도록 하는 평결을 2021년에 받은 바 있다. VLSI는 소프트뱅크가 소유한 포트레스 인베스트먼트 그룹의 계열회사이다.
한편 사우스 다코다에 소재하는 Patent Quality Assurance LLC가 ‘373 특허에 대하여 신청한 무효심판 (IPR2021-01229)에 대하여 심판 개시 결정이 2022년 1월 26일에 심판원에 의해 내려졌다. 한편, ‘373특허에 대하여 인텔이 종전에 무효심판 신청을 했었지만, 심판의 개시를 부정하는 결정이 내려진 바 있었다. 재미있는 사실은 Patent Quality Assurance LLC는 ‘373 특허에 대한 심판 신청을 하기 1달 전 에 사우스 다코다에 사업등록을 했다는 것이다.
그리고 ‘759 특허에 대해서는, 인텔이 2020년에 두 건의 무효심판 신청을 한 바 있었지만 모두 심판 개시를 부정하는 심판원 결정이 있었다.
OpenSky는 2021년 6월 7일에, ‘759 특허 (IPR2021-01064)와 ‘373특허 (IPR2021-01056)에 대하여 무효심판을 신청하였고, 심판원은 2021년 12월 23일에 IPR2021-01064에 대해서는 심판을 개시한다고 하는 결정을 내렸고, IPR2021-01056에 대해서는 심판 개시를 부정하는 결정을 내렸다.
OpenSky는 첫 무효심판 신청이 거부된 ‘373특허에 대해 다시 무효심판 신청을 하였는데 (IPR2022-00645), 이 IPR2022-00645에서 VLSI가 심판원에 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 제출한 세 건의 무효신청 서류들은 종전에 인텔이 상기 두 특허들에 대하여 제출한 무효심판 신청서와 거의 동일하다고 한다.
그리고 IPR2022-00645에서 VLSI가 2022년 3월 2일자로 제출한 서류에 따르면, OpenSky가 VLSI에 접근하여 OpenSky에게 돈을 지불하는 대가로 무효심판을 합의에 의한 기각 요청을 하겠으며, VLSI가 IPR에서 원하는 목적을 달성하기 위해 구체적으로 어떤 조치를 취하자고 제안하는 내용의 2022년 2월 23일자 이메일 기록이 있다. 그 이메일에는, 단순히 IPR을 합의에 의해 종결시키고자 하는 수준이 아니고, 구체적으로 여러 가짜 행위들을 진행한 후 공동으로 심판의 기각을 요청하자는 내용 들이 포함되어 있다.
2022년 6월 7일, 바이달 특허청장은 ‘759 특허에 대한 무효심판 IPR2021-01064호의 심판개시 결정을 리뷰하겠다고 하는 명령을 내린 바 있다. 2022년 10월 4일자 IPR2021-01064심판 개시 리뷰 결정에서, (1) OpenSky가 디스커버리 명령을 준수하지 않는 부정행위에 연루되었고, (2) OpenSky가 특허권자인 VLSI와 인텔 (합류한 무효심판 신청인)로부터 돈을 받아내기 위한 목적으로 IPR 절차를 남용하였는데, OpenSky가 보인 행위는 전형적인 협상절차와는 완전히 구분되는 비윤리적 행위였다고 판단하였다. 이런 이유로, 바이달 특허청장은 향후 이건 무효심판 사건에서 어떠한 절차도 밟지 못하고, 심판원의 명시적인 지시가 없이는 추가적인 변론이나 증거를 제시하지 못하도록 함과 동시에, 특허권자 VLSI에 변호사 비용을 포함하여 VLSI가 이건 무효심판에 들인 시간과 노력에 금전적으로 배상할 것을 명하였다.
무효심판 절차가 특허권자와 특허침해추구를 받은 피고로부터 돈을 받아 내기 위한 목적으로 남용되는 것에 해당 사건에서 상응하는 불이익을 받도록 하는 징계 뿐만 아니라 특허권자가 겪은 금전적 손실을 배상하도록 한 결정을 응원한다.
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이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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