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이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이
<31> 용량 요법 네거티브 한정과 명세서 기재요건 (GILENYA® 사례) 
편집부
입력 2022-01-05 17:48 수정 최종수정 2022-02-03 17:20
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                 (Gilenya® website 갈무리)


새해 벽두에 연방순회항소법원이 용량과 투여방법 등을 한정한 특허에 대해 명세서 기재요건을 만족하므로 특허가 유효하다고 한 지방법원의 판결을 확인한 ANDA 사건이 있어 소개하고자 한다.  그동안 바이오 및 의약/치료방법을 포함하는 특허들이 명세서 기재요건을 만족시키지 못한다는 것을 이유로 빈번하게 무효 판결을 받았던 것을 고려하면 다행이라는 생각을 하면서도 다른 한편으로는 법원의 판단은 예측하기 힘들다는 것을 되새기게 하는 사건이다.

Gilenya®는 면역억제제인 fingolimod를 주성분으로 하며, 재발 완화 다발성 경화증 (relapsing remitting multiple sclerosis)의 치료에 대해 허가를 받은 노바티스의 처방약이다.  2010년에 처음 성인 환자 군의 치료에 대해 허가를 받았고 2018년에는  소아 환자 군에 대하여도 허가를 받은 제품이다. 0.5 mg 함량과 0.25 mg 함량의 두 제품이 있고, 0.5 mg 함량 제품에 대해서는 세 개의 특허 (8324283, 9187405, 10543179)가, 그리고 0.25 mg 함량 제품에 대해서는 한 개 특허 (9592208)가 오렌지 북에 등재되어 있다.  

Gilenya®의 IND 는 2005년 5월에 FDA에 제출되어 임상연구가 진행되어 2010년에 성인을 대상으로 하는 치료용으로 허가를 받았고, 소아 환자군에 대한 임상은 2013년 부터 2017년에 걸친 기간 동안 0.5 mg과 0.25 mg을 이용하여 진행되었다.  FDA 기록을 보면, 소아환자군에 대한 치료방법은 breakthrough therapy 지정을 받아 허가 신청 후 6개월 만에 허가를 받았다. 그리고 새로운 함량 (new strength)과 새로운 환자군 (new patient population)에 기초한 3년의 market exclusivity를 인정받았는데, 2021년 11월 11일에 만료되었다.

Gilenya®의 제네릭 제품으로 FDA 허가를 받은 제품은 14개이고, 이중 TEVA, ACCORD, HEC의 제품만 시판되고 있고, 나머지 허가 제품들은 시판이 중단되어 있다. 

오렌지 북에 등재된 특허 중 8,324,283 (‘283 특허)는 고형 제제에 관한 청구항을 포함하고 있고, Torrent Pharmaceutical과 Teva등이 신청한 무효심판 (IPR)에서 무효 심결을 받고, 연방순회항소법원에서 무효 심결이 2017년에 확정된 바 있다.  한편, 9,187,405호 특허 (‘405특허)는 특정한 용량을 특정 스케쥴로 투여하는 것을 포함하는 치료방법에 관한 것이고, 이 특허에 대해서 APOTEX, TEVA, SUN Pharma 등이 특허청 심판원에 무효심판 청구를 하였지만, 심판원에서 유효 심결을 받았고, 연방순회항소 법원에서도 유효 심결을 2018년에 확정한 바 있다.  특허청 심판원의 무효심판 (IPR) 절차에서는 선행 기술 문헌에 의한 신규성 상실 혹은 진보성 없음을 무효의 사유로 제기할 수 있고, 명세서 기재요건 등은 무효의 사유로 제기할 수 없다.  하지만 선행 기술 문헌이 적절한 선행 문헌인지의 여부를 다툼에 있어 우선권 주장을 인정할 수 있는 지의 여부도 다투어질 수 있다. 

한편 노바티스는 Accord, Dr. Reddys, Glenmark, Sun, Hetero Labs, Mylan, Torrent, Zydus,  Apotex, Sun Pharma, HEC등을 포함한 제네릭 제품의 허가를 신청한 제약회사 들을 상대로 ‘405 특허 침해소송을 시작하였다.  하지만 지방법원의 심리 (trial)이 진행되기 전에 HEC를 제외한 다른 제약회사 들은 협상 (settlement)을 통해 사건을 종결시켰고, 델러웨어 연방 지방법원 판사는 ‘405특허가 유효하고 HEC의 ANDA 신청은 침해에 해당한다고 하는 판결을 하였다.  이에 HEC는 연방순회항소법원에 항소를 하였다.  

‘405 특허는 2006년에 출원된 영국 출원을 최초 우선권으로 주장하여 출원된 일련의 패밀리 특허 중 하나로서, 2015년 11월 17일에 등록되었다.  ‘405 특허의 대표적 청구항 1항은 다음과 같다:

A method for reducing or preventing or alleviating relapses in Relapsing-Remitting multiple sclerosis in a subject in need thereof, comprising orally administering to said subject 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, in free form or in a pharmaceutically acceptable salt form, at a daily dosage of 0.5 mg, absent an immediately preceding loading dose regimen. 

‘405 특허의 명세서에는 S1P 수용체 모듈레이터 화합물들에 대한 설명과 다발성 경화증에 대한 일반적인 설명이 포함되어 있고, 재발 완화 다발성 경화증의 동물 모델 실험에서 확인한 치료효과를 기재하고, 마지막으로 사람을 대상으로 한 임상연구에 대한 예언적 실시예를 기재하고 있다.  미국특허법에서는 발명자들에 의해 실제 행해진 연구를 설명하는 실시예는 과거형 시제로 기재하고, 실제 행하지는 않았지만 특정 목적으로 실시할 수 있는 예상 연구 혹은 프로토콜 등을 현재형으로 기재하는 것을 허용하고 있다. 실제 실시하지 않은 연구를 과거형으로 기재하는 것은 inequitable conduct가 될 수 있기 때문에 주의가 필요한데, 예언적 실시예도 일반 실시예와 마찬가지로 실시가능요건 (enablement requirement) 혹은 명세서 기재요건 (written description requirement)을 뒷받침하는 것으로 인정받을 수 있다.

‘405 특허의 동물모델 실험예에는, 0.3 mg/kg의 용량으로 매일 투여받거나 혹은 0.3 mg/kg의 용량으로 격일, 3일에 한번, 혹은 일주일에 한번씩 경구 투여 받은” 실험쥐에서 질병이 전혀 재발되지 않았다고 보고하고 있다.  그리고 현재형으로 기술된 임상시험예는 “fingolimod hydrochloride와 같은 S1P 수용체 작용제를 RRMS 환자 20명에게 0.5 mg, 1.25 mg 또는 2.5 mg의 양으로 매일 2-6 개월의 기간 동안 경구투여 하는” 것이 기술되어 있다. 명세서의 어느 부분에도 청구항에 포함된 “absent an immediately preceding loading dose regimen”이라고 하는 한정사항이 기재되어 있지도 않고 설명되어 있지도 않다.

HEC는 0.5 mg을 매일 경구 투여하는 기술적 특징과 직전 로딩 용량 요법이 없음을 한정하는 특징이 명세서에 의해 뒷받침되지 않기 때문에 특허가 무효라고 항변하였다.  

이에 대해 지방법원 판사는 동물모델 실험예나 예언적 임상연구 실시예에 기재된 용량 범위가 청구항에 기재된 0,5 mg 매일 경구 투여를 충분히 뒷받침한다고 판단하였는데, 이는 충분히 납득할 수 있고 반박하기 어렵다.  

한편, “직전 로딩 용량 요법 없이”와 같은 네거티브 한정 사항과 관련해서는, 동물모델 실험예와 예언적 임상연구에 로딩 용량을 투여하지 않고 있으므로, 당업자라면 직전 로딩 용량 요법이 치료방법에 포함되어 있지 않는 것으로 이해할 것이고, 따라서 기재요건이 만족된다고 판시하였다.  이 부분은 현재 운용되고 있는 네거티브 한정 사항 (특정 요소를 제외시키는 한정 사항)의 기재 요건 판단기준으로 보면 모두의 동의를 얻기 힘들다. 일반적으로 청구항에 네거티브 한정 사항을 포함시키기 위해서는, 명세서에 그 한정 사항이 선택적인 기술내용으로 명시적으로 기재되어 있을 것을 요구하고 있다.  따라서, “직전 로딩 용량 요법 없이”라고 하는 한정 사항이 2014년 출원의 청구항에 처음으로 기재되었기 때문에, 2006년 우선권 출원에 의해서 뒷받침되지 않는다고 하는 HEC의 주장도 현행 명세서 기재요건 판단 기준에서 보면 전혀 무리수를 둔 것만은 아니다. 

지방법원 판사는, 만약 로딩 용량 요법이 치료방법에 포함되어 한다면, 동물모델 실험예나 예언적 실시예에 로딩 용량을 먼저 투여할 것을 기재하고 있어야만 하는데, 명세서에는 로딩 용량을 먼저 투여한(할) 것을 기재하고 있지 않으므로, 로딩 용량 요법을 배제하고 있는 것이라고 이해된다고 증언한, 특허권자 측의 전문가들의 증언을 더 신뢰한 것으로 보인다. 특허침해소송에서 전문가 증인의 역할이 얼마나 중요한지 다시금 생각하게 한다.  실제 내가 참여했던 Hatch Waxman 특허침해소송에서도 판사가 양 당사자 전문가 증인들이 모두 신뢰할 만 해서 누구 손을 들어주어야 할 지 난감하다고 토로한 적이 있기도 하다. 

연방순회항소법원의 다수 의견도 명세서에 명시적으로 네거티브 한정사항이 기재되어 있지 않더라도, 당업자가 명세서를 읽고 해당 한정사항은 발명에서 제외되는 것으로 이해할 수 있으므로 (전문가 증인들의 증언처럼), 지방법원의 판결에 오류가 없다고 하였다.  Chief Judge인 Moore 판사는 이에 동의하지 않는 소수 의견을 내긴 했지만. 

<필자소개>

이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
 
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