<13> 직무발명 소유권 – 고용주가 소유주 아니면 직원 발명자가 소유주?

편집부

기사입력 2021-04-07 11:35     최종수정 2021-04-07 11:41 프린트하기 메일보내기 스크랩하기 목록보기   폰트크게 폰트작게


대부분의 회사 혹은 학교에서는, 직무 발명의 소유권은 고용주(회사 혹은 학교)에게 속하고, 직원 발명자는 직무 발명의 보상을 받는 것으로 규정하고 있다.  따라서 직무발명 소유권은 당연히 회사나 학교에 있다고 생각하기 쉽다.  

그런데 현실에서는, 고용계약서에 직무 발명의 범위를 어떻게 정의하는 지, 직무 발명의 소유권을 회사가 갖는 다는 것을 어떻게 규정하고 있는 지에 따라, 그리고 고용계약에 포함된 직무발명 규정이 관할지역의 계약법에 따라 적법하고 유효한 것인지의 여부에 따라, 회사나 학교가 소유권을 갖고 있지 않다고 하는 결론이 날 수 있다.  혹은 회사나 학교가 소유권을 갖고 있다고 하는 결론이 나더라도, 그런 법원 판결이나 중재위의 결론을 얻기 위해 들이게 되는 자원과 경비의 양이 만만치 않을 수 있다. 

고용 계약서에 포함되는 직무발명 관련 규정 들은 보통 고용 기간 동안 아이디어를 갖게 되거나 (conceived), 실험을 완성하거나 (reduced to practice), 만들었거나, 알게 된 (learned) 발명으로서 업무와 관련되어 있거나 업무 수행의 결과로 이루어진 것 들을 포함하는 것으로 정의한다. 이 때 발명은 아이디어, 정보, 데이터, 프로그램, 노우하우, 새로운 발견과 개량, 공정, formula, 테크닉 등을 광범위하게 포함하는 것으로 정의한다. 따라서, 고용기간이 종료된 후에 완성된 발명이라도, 그 최초 아이디어를 고용계약 기간 동안 업무와 관련하여 혹은 업무 수행의 결과로 갖게 되었다면 그 발명의 소유권이 회사에 있는 것으로 해석될 수도 있다.    

특허법은 특허를 받기 위한 실체적 및 절차적 요건을 규정하고 특허침해에 관련된 규정 들을 갖고 있고, 원칙적으로 특허를 받을 권리는 발명자에게 있다고 규정한다.  따라서, 직무발명 규정이 없거나 양도절차가 행해지지 않았다면 발명자가 특허권을 소유한다.  한편, 직무발명의 소유권은 고용계약 혹은 직무발명의 양도 계약/서류에 의해 정해지기 때문에, 사적인 계약관계를 다루는 주 계약법 (state statute 혹은 state case law)에 의해 그 범위와 적법성/유효성 등이 다루어진다.  혹은 주립 대학교 등의 경우에는 주법에 의해 직무발명의 소유권이 정해질 수 있다.  

직무발명의 소유권을 회사와 직원 사이의 계약에 따라 판단하거나,  발명자 (직원)로부터 양수인 (회사)에게 발명 및 발명과 관련된 모든 권리를 양도하는 양도증의 존재 여부에 따라 결정하게 되는 경우, 고용계약에서 장차 이루어지게 될 발명의 권리가 회사에게 있도록 하기 위한 규정을 어떻게 포함하고 있는 지가 결정적인 역할을 할 수도 있다. 

예를 들어, 직무발명이 장차 일어날 사건이고 권리임을 감안하여, 직원은 회사에 직무발명을 양도하겠다고 약속 혹은 서약을 하는 규정으로 되어 있는 경우 (I will assign …., I shall assign …. , I promise to assign ….. ), 미국에서는 이런 규정은 직무발명을 양도한 효과가 있는 것으로 인정하지 않는다.    따라서, 이런 경우, 별도로 발명자가 특정 발명을 회사에 양도하는 양도서류가 존재하지 않는다면, 권리는 발명자에게 속하게 된다.   발명자가 여럿이고 그 중 일부는 별도의 양도서류에 서명을 하고 일부는 서명을 하지 않았다면, 특허권은 회사와 서명하지 않은 발명자들이 공동으로 소유하게 된다.  

따라서 미국회사 혹은 대부분의 대학교 들의 고용계약서에는 고용기간동안 이루어진 모든 연구/업무 산물에 기록을 만들어 보관하고, 그 내용을 특허법무팀에 발명신고서로 제시하고, 발명을 회사에 양도하며 (I assign …), 회사가 출원 업무를 진행하는 것에 동의하는 규정 들이 포함되어 있다.  더불어 발명신고서 양식에도 비슷하게 양도 문구를 포함시키기도 한다.

“Shall be a property of the University”

현재 미국순회항소특허법원 (Federal Circuit)에 사건번호 20-1715로 계류 중인 Omni Medsci, Inc. v. Apple Inc. 사건은 정관에 “추가 양도 절차 없이도 직무발명은 고용주의 소유 (“patents shall be the property of an employing entity”)”라고 규정하고, 고용계약서에는 직원은 정관을 엄수한다고 정하고 있는 경우, 그 규정이 장래 발생한 발명에 대한 권리를 추가적인 절차 없이도 자동적으로 직원에게서 고용주로 양도하는 효과를 생기게 하는 것인 지의 여부를 다투고 있다.  

이 사건에서는 미시간 대학교가 고용주이고, Omni Medsci.의 창립자이며 대표인 Dr. Mohammed Islam가 직원 발명자이다.  Dr. Islam은 Omni Medsc를  창립하기 전에 미시간 대학교에 고용되어 있었고, 고용 기간 동안 대학교가 제공하는 자금을 직접적으로 혹은 간접적으로 이용하여 만들 수도 있는 발명에 대한 권리는 대학교에 속한다 (shall be the property of the University)”고 하는 정관 규정을 준수하겠다고 하는 내용의 고용계약서에 서명을 하였다.  Dr. Islam은 아직 미시간 대학교 재직 중인 2012년에 본인의 발명에 대해, 대학교에 발명신고를 하지 않고, 자신이 창립한 Omni Medsci를 출원인으로 하여 직접 출원을 한 후, 대학교 측에 특허출원에 대한 소유권을 포기할 것을 요청한다. 

미시간 대학교는 Dr. Islam의 발명이 대학교 측의 자금/지원을 통하여 이루어졌음을 확인하고,  따라서 Dr. Islam의 발명은 직무발명에 속하고 대학교가 갖는 소유권을 포기하지 않겠다고 결정하고, 이 사실을 Dr. Islam에게 통보한다.  Dr. Islam은 재검토를 요청하지만 더 이상의 절차를 밟지 않은 채, 자신이 창립한 Omni MedSci 명의의 특허출원을 계속 진행하여 특허를 획득한다.  

특허획득 후 Omni MedSci는 Apple을 상대로 텍사스 연방지방법원에 특허침해소송을 시작하고, Apple은 디스커버리를 통해 위 사실을 확인 한 후, Omni Medsci는 특허에 대한 소유권을 갖지 않으므로 소송을 할 권리가 없다(no standing to sue)는 것을 이유로 소송 기각을 요청한다.  하지만 텍사스 연방지방법원에서는 미시건 대학교의 고용계약 및 정관의 직무발명 규정은 장래 양도하겠다고 하는 약속을 하는 것에 불과하지, 자동 양도의 효과를 갖는 것은 아니라고 하여 Omni Medsci의 손을 들어주었다. 

이에 Apple이 순회항소법원에 항소를 하였고, 미시건 대학교는 소외자 (third party)로서 해당 특허의 소유권은 대학교에 있다는 하는 내용의 amicas curie brief를 제출한 상태이다.  순회항소법원이 “shall be property of the University”를 어떻게 해석할 지 흥미롭다. 

한편, Alzheimer’s Institute of Am., Inc. v. Avid Radiopharms. 사건에서는 (팬실배니아 동부지방법원 판결, 2011년 8월 31일), “[a]n invention which is made in the field of discipline in which the employee is employed by the University or by using University support is the property of the University and the employee shall share in the proceeds therefrom”라고 규정된 플로리다 주 법에 근거하여, 대학교가 소유권을 갖고 있다고 판결한 바 있다. 

그래서 라이센싱이나 특허권을 매입하기 위한 지식재산권 due diligence 과정에서, 특허권자가 특허 소유자로서 적법하고 유효한 권리자임에 대한 분쟁의 소지가 없는 지  반드시 확인하여야 할 사항이다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

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