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2021년엔 암젠의 Repatha® 특허가 실시가능요건을 만족시키지 못한 것을 이유로 무효로 되고, 테바의 편두통 치료약을 커버하는 항체 특허가 진보성이 결여된 것을 이유로 하여 무효되었으며, 주노의CAR-T 세포치료 특허가 명세서 기재요건을 만족시키지 못한 것을 이유로 하여 무효로 되는 등, 항체 특허가 많은 수난을 겪고 있다.

미국특허법에서 실시가능요건 (enabling disclosure)은 청구항에 정의된 발명을 당업자가 과도한 부담없이 실시할 수 있도록 명세서에 상세하게 기재할 것을 요구하는 것이고, 기재요건 (written description)은 청구항에 정의된 발명의 전체 범위를 소유하고 있었음을 보여줄 수 있을 정도로 명세서를 기술할 것을 요구하는 것이다.  많은 경우 이 두 요건은 중복되는 경향이 있지만, 서로 독립적이고 개별적인 특허요건이다.  생명공학발명이나 화학 발명에서 기능으로 정의된 발명 (예, 특정 항원에 특이적으로 결합하는 분자)이나 genus 청구항 (예, 일반 화학식으로 정의된 화합물)의 경우에, 청구된 넓은 범위의 발명을 대표할 수 있는 다양한 실시예 혹은 청구항 전체가 공통으로 소유하고 있는 구조를 기재하여야 한다.  

따라서, 이들 요건은 청구항에 정의된 발명의 범위가 얼마나 넓은 지, 출원 당시 당업계에 알려져 있던 기술은 무엇이 있었는지, 예측가능한 기술분야 인지, 명세서에 얼마나 상세하게 관련 기술을 설명하고 있고, 발명의 실시예들을 기재하고 있는 지 등의 요인들을 전체적으로 고려하여 판단한다.  그리고 청구항에 기재된 발명이 신규 화합물인지, 신규 화합물의 새로운 용도 (예, 치료방법), 혹은 공지된 화합물의 새로운 용도인지 등에 따라, 위 요인들이 미치는 영향이 달라진다. 

동일 항원에 대해 특이하게 결합할 수 있는 항체의 가변영역의 구조가 다양하게 존재할 수 있고, 치료항체로 사용할 수 있는 펩타이드 분자의 구조가 아주 다양하게 개발됨에 따라, 치료항체 특허에 적용되는 실시가능요건과 기재요건의 판단은 해당 기술의 불예측성과 잠재적으로 아주 넓은 권리범위에 초점이 맞추어지고 있다.  따라서, 선행문헌이 많이 존재하는 경우 실시가능요건이나 기재요건을 만족시키는 데에는 유리할 수 있는데, 이는 곧 청구항이 신규성이나 진보성에 결함이 있는 것으로 판단 될 수 있는 가능성이 상대적으로 높다는 것을 의미한다. 

항체 발명을 특허 클레임에서 설명할 수 있는 방법에는 여러가지가 있다.  예를 들면, 항체 전체의 서열이나 가변 부위의 서열, 혹은 여섯개의 CDR 서열의 조합을 이용하여 구조적으로 정의할 수 있다.  또는 항원을 특정하거나 epitope을 특정하여 이들에 특이적으로 결합하는 것을 특징으로 하는 기능적 정의도 가능하다.  혹은 위와 같이 하여 정의된 표준 항체와 경쟁하는 것, 특정 조건에서 일정 해리상수를 갖는 특징을 이용하여 정의하는 것도 가능하다.  때로는 위에 나열된 것들을 조합하여 정의할 수도 있다.

기능을 특정하여 정의된 넓은 범위의 항체 청구항 들은 지난 10여 년간 법원에 의해 명세서 기재요건의 불비 혹은 실시가능 요건을 만족시키지 못한 것을 이유로 하여 무효화된 경우가 종종 있었다.   Humira® 에 대하여 특허침해소송을 하여 그 당시 역대 최고의 손해배상액 평결을 받았다가 2011년 연방순회항소법원에서 기재요건 불비로 무효가 된 Janssen (Centocor)의 anti-TNF-α 항체 특허가 좋은 예이다.  그리고 2014년 AbbVie Deutschland v. Janssen 사건의 항-IL-12 항체 청구항도 기재요건 불비로 무효화된 바 있다. 

 

Janssen의 특허는 해리상수로 정의한 광범위한 청구항을 포함하고 있었는데, 명세서에 약 300개의 항체 실시예가 기재되어 있었지만, 모두 동일한 원조 항체 (Joe 9)를 기원으로 해서 site mutation 을 통해 물성을 개량한 항체들이었고, 연방순회항소법원은 클레임의 범위에 비해 실시예로 기재된 항체의 예들이 숫자는 많지만 아주 좁은 범위로 국한된 것들이어서, 해리 상수로 정의된 넓은 범위의 항-IL-12 항체 클레임 전체를 대표하는 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.  

2021년에 연방순회항소법원이 무효확정을 한 대표적인 치료항체 특허 사건은 3건이나 되고, 침해손해배상액으로 수 천억원 혹은 그 이상의 거액이 걸려있는 사건들이어서, 제약업계에 명암이 엇갈리고 있다.

2021년 2월 무효판결이 났던, 암젠 대 사노피 사건은 콜레스테롤 치료약 Repatha® (항-PCSK9 단클로성 항체)를 커버하는 특허가 그 대상이었고, 에피토프를 이용하여 항체를 정의하는 청구항을 포함하고 있었다.  특허권자인 암젠은 실시가능요건을 만족시키고 있다고 하는 것을 설명하며, 항체의 특성을 고려할 때, 항체에 결합하는 개개의 특정한 항체보다 항체가 결합하는 넓은 범위의 분자 구조가 더 중요한 발명이라고 주장한 반면, 피고측인 사노피는 기업이 아직 발견하지 못한 것에 대해 특허를 낼 수 없다고 반발하며, 그러한 움직임이 경쟁을 차단할 것이라고 주장하였다.  

암젠은 항소법원의 판결은 기존의 실시가능요건의 법리를 극적으로 바꾼 판결이며 기업들의 신규 항체-기반 치료방법에 대한 연구를 위축시킬 것이라는 것을 주장하며 재심을 요청하였지만 순회항소법원은 이를 받아들이지 않았다. 

2021년 8월 특허청 심판원의 무효결정을 확정하여 항체 청구항을 무효화시킨 테바 대 일라이 릴리 사건은, 테바의 편두통 치료약인 Ajovy®를 커버하는 특허가 대상이었다.  테바의 특허 청구항 들은 인간 alpha-CGRP에 amylin에 비해 더 우선적으로 결합하는 인간 혹은 인간화된 단클론성 항-CGRP antagonist 항체를 청구하고 있었다.  무효된 모든 청구항 들은 항체를 서열을 포함한 구조를 특정하지 않고, 항원에 존재하는 항체결합 서열을 기재하는 등, 발명 항체의 기능 만으로 정의하고 있었다.  

특허청 심판원은 항-CGRP 항체를 인간에 치료목적으로 사용할 수 있는 가능성이 기재된 선행문헌과 단클론성 항체 기술을 이용하여 인간화된 치료용 항체를 개발하는 기술을 설명하는 선행문헌의 조합에 의해 진보성이 없다고 결정하였고, 순회항소법원은 심판원의 결정에 동의하여 무효를 확인하였다.  한편, 테바는 특허에 의해 커버되는 치료약인 Ajovy®의 상업적 성공을 2차적 고려 사항 (secondary consideration)으로 주장하였지만, 항소법원은 특허청구항은 극단적으로 넓은 범위로 기재되어 있고 청구항에 기재되어 있지 않은 여러 중요한 결정적인 인자들이 존재하고 있어서, 상업적 성공과 특허 발명 사이의 직접적인 연결고리가 있다고 볼 수 없다고 판단하였다. 

가장 최근의 판결은 지난 번 컬럼에서 논의한 바 있는 주노 대 카이트 사건으로, 2021년 8월에 주노의 CAR-T 세포치료 특허의 청구항이 기재요건 불비로 무효되었다.  지방법원에서는 배심원이 특허가 유효이고 침해가 있었다고 평결을 내린 바 있고, 판사는 덧붙여 고의적 침해가 있었다고 인정하여 손해배상액을 증액시킨 바 있었다. 하지만 순회항소법원은 주노 특허의 청구항에 기재된 넓은 범위의 항체 요소에 대하여 기재요건을 만족시키지 못하는 것을 이유로 하여 지방법원의 판결을 파기하고 무효라고 판단하였다. 

신규 타겟 혹은 에피토프 영역을 발견하고 그 발견을 이용하여 치료항체를 선두 개발하고 광범위한 특허를 성공적으로 획득한 기업의 입장에서는 최근의 일련의 판례들이 큰 걸림돌이고 새로운 타겟을 발견하거나 전혀 새로운 구조의 항체를 개발하는 것을 위축시킬 수도 있을 것이다.  반면 후발 기업이나 개량 항체를 개발하는 입장에서는 큰 인센티브가 될 수 있을 것이다. 한편, 어느 경우에든, 최근의 항체 판례들은, 넓은 범위의 항체 특허를 획득하는 것을 어렵게 하고 있다. 항체 특허 무효 판결들이 특허청 심사 기준과 실무에 지속적으로 반영되어 업데이트되고 있기 때문이다.    

 그래서, 심사과정 뿐만 아니라 특허 등록후에도 유효한 것으로 결정될 수 있는 특허를 만들기 위해서는 하나의 발명에 대해 다양한 범위와 다양한 정의를 통해 클레임을 작성할 필요가 있다. 항체 클레임의 경우, 타겟이 되는 항원, epitope 결합 서열, 항체 서열, 경쟁 결합 특성, 기능적 특징 등을 통해 항체를 정의하는 여러 형태의 클레임이 필요하다.  물론 명세서에 이런 클레임을 뒷받침할 수 있는 설명과 데이터가 포함되어 있어야 한다.  그리고, 항체가 치료목적으로 개발되는 과정에 따라, 치료방법, 항체와 다른 치료물질과의 combo, 제제/dosing, 환자군의 선정, 및 제조/정제 방법 등의 클레임을 포함하는 특허들을 20-30년에 걸쳐 획득하는 것이 필요하다.