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<17> 바이오래드 v. 10X Genomics: Lab-on-a-chip 특허 전쟁

편집부

기사입력 2021-06-07 09:21     최종수정 2021-06-07 12:32 프린트하기 메일보내기 스크랩하기 목록보기   폰트크게 폰트작게


  

Bio-Rad Laboratories, Inc.는 캘리포니아에서 1952년에 설립되었고 2019년 next generation sequencing 분야에서 3위를 차지한 것으로 보고되었다 (https://meticulousblog.org/top-10-companies-in-next-generation-sequencing-market/).  

Bio-Rad에서 근무하던 Serge Saxonov와 Ben Hindson이 Bio-Rad를 떠나 2012년에 창업한 X-10 Genomics도 아주 빠르게 성장하고 있고 유전자 시퀀싱 기술의 선두 주자 중 하나로 뽑힌다.

Bio-Rad와 10X는 2015년 Bio-Rad가 10X를 상대로 델러웨어 지방법원에 특허침해 소송을 시작한 후, ITC 소송과 미국특허청 심판원 (PTAB) 무효심판을 통해 특허전쟁을 해오고 있다.   
연방지방법원 특허침해 소송 (1)

2015년 2월 12일에 Bio-Rad는 The University of Chicago와 함께 공동으로 10X를 피고로 하여 여러 건의 특허에 대하여 침해소송을 시작하였다.  Trial까지 간 세 건의 특허에 대하여, 지방법원의 배심은 Bio-Rad의 특허가 모두 유효하고 10X는 고의적인 침해를 하였다고 평결하였고, 약 250억원의 손해배상액을 물어주도록 결정하였다. 

이 소송에서 Bio-Rad가 침해를 주장한 세 건의 특허는 소위 “labs-on-a-chip”의 기술에 관한 것으로, 유체의 미세 droplets을 형성하여 생화학 반응을 수행하도록 하는 시스템과 방법을 클레임으로 하고 있다.  미국특허번호 8,889,083, 8,304,193, 8,329,407. 

지방법원에서의 고의침해와 특허유효 평결 및 침해금지명령에 불복하여 10X가 연방순회항소 법원에 항소를 하였고, 항소법원은 2020년 8월에 일부 특허의 침해와 유효 평결에 대해서는 확인을 하였지만 나머지 특허의 침해평결과 관련해서는 하급법원의 청구항 해석이 잘못되었다는 것을 이유로 하여 지방법원으로 사건을 환송하여 새로운 청구항 해석과 그에 따른 침해분석을 하도록 명령하였다.

연방지방법원 특허침해 소송 (2)과 관련 무효심판청구 

위 특허침해소송과는 별도로 2018년 10월에 Bio-Rad는 10X를 상대로 하여 미국특허번호 9,562,837, 9,896,722호의 침해소송을 델러웨어 지방법원에서 시작하였다.  이들 특허들도 microfluidic 장치와 샘플의 핸들링 중에 오염물질을 감소시키는 방법을 청구하고 있다.   

10X는 위 두개의 특허의 무효를 주장하는 무효심판 4개를 특허청 심판원에 제기하였고, 2021년 1월에 심판원은 무효심판의 대상이 된 청구항 들이 진보성 결여를 이유로 하여 무효라고 결정하였다.  

ITC 소송

한편, Bio-Rad와 10X는 ITC에서도 소송을 진행하고 있다.  

먼저 2017년에 Bio-Rad가 미국특허번호 9,500,664, 9,636,682, 9,649,635의 특허침해를 이유로 하여 10X의 GEM Chip와 Chip GB 두 제품의 미국내 수입금지를 요청하는 청구를 제기하였다.  ITC는 Bio-Rad의 손을 들어 10X 제품 중 Gem Chip은 위 세 건의 특허를 침해하고, Chip GB는 9,636,682와 9,649,635 두 건의 특허만 침해 한다고 결정하였다.  이 결정에 불복하여 10X가 연방순회항소법원에 항소를 하였지만, 항소법원은 2021년 5월 28일에 ITC의 결정을 확인하는 판결을 내렸다. 

10X도 Bio-Rad대하여 미국특허 9,644,204, 9,689,024, 9,695,468, 9,856,530를 침해하는 것을 이유로 2018년에 ITC에 소송을 제기하였고, ITC는 2020년 2월에 10X의 손을 들어 Bio-Rad가 위 특허들을 침해하는 제품을 수입하지 못하도록 하는 결정을 하였다.  이에 불복하여 이루어진 항소심에서도, 연방순회항소법원은 ITC의 결정을 확인하는 판결을 2021년 4월 28일에 내렸다.

Bio-Rad와 10X Genomics 가 벌이고 있는 특허분쟁 처럼 특허와 관련된 다툼은 침해여부 및 특허 유효여부, 침해금지 및 수입금지 처분 등 다양한 형태를 띌 수 있고, 지방 법원,  특허청 심판원, ITC 등의 다양한 venue를 통해 이루어진다.  더불어 관련 제품들을 커버하는 여러 개의 특허를 무기로 사용한다.  그래서 특허 포트폴리오 구축 측면에서 관련 기술/제품을 다양한 종류 및 범위의 청구항으로 보호할 수 있는 특허들을 획득하는 전략이 필요하다.  

이들 회사 간의 분쟁도 화해로 마무리 될 가능성이 많은데, 이때의 협상력은 수입금지 처분을 받은 각 사 제품의 경쟁력이나 특허 포트폴리오, 시장에서의 지위 등에 따라 결정될 것이다.


<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

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