• 이선희 미국변호사의 기술특허 길라잡이

약업닷컴 홈 > 팜플러스 > 기고

<3> 특허침해소송의 게임 – 클레임 해석

편집부

기사입력 2020-11-18 14:32     최종수정 2020-11-18 14:44 프린트하기 메일보내기 스크랩하기 목록보기   폰트크게 폰트작게

특허침해 분쟁의 승패를 가르는 것, 창이면서 방패인 것, 특허권자 원고와 침해추구를 받는 피고 사이의 합의 (settlement)를 이끌어내는 것 – 이것은 무엇일까?  바로 특허침해소송이라고 하는 게임에서 가장 중요한 '특허클레임의 해석 (claim construction)'이다.  

특허클레임의 해석은 특허에 포함된 각 클레임(청구항)에 의해 보호되는 범위를 결정하는 것이다.  그래서 특허클레임이 먼저 해석되어야만 특허의 침해가 있다 없다를 판단할 수 있다.   특허침해를 인정받기 위해서는 특허클레임이 충분히 넓게 해석을 받는 것이 필요하고 중요하다.  하지만, 넓게 해석된 특허클레임은 선행기술의 범위도 넓어지고 명세서 기재요건을 만족시켜야 하는 범위가 넓어지게 되어 그만큼 무효공격을 받을 틈이 많이 생기게 된다.  특허클레임 해석은 특허권자와 침해추구를 받는 자 모두에게 기회와 위기를 동시에 준다.

그래서 특허침해소송에서는 특허유효성을 유지하면서 침해를 인정받을 수 있는 범위로 정의되는 클레임 해석을 이끌어내는 전략이 아무리 강조해도 부족하지 않다.  피고의 입장에서는 침해가 인정되지 않는 좁은 범위로 클레임 해석이 이루어지거나, 만일 넓은 범위로 해석이 되는 경우 무효항변을 할 수 있는 가능성이 있는 해석을 이끌어낼 수 있는 전략이 필요하다. 

특허침해소송에서 일단 특허클레임의 해석이 법관에 의해 이루어지면, 특허권자 원고와 피고 사이에 승패를 가늠할 수 있는 기준이 조금 더 명백해지기 때문에 양측이 합의(settlement)에 이르는 가능성이 더 커지게 된다.  

미국특허법에서는 특허출원의 클레임을 해석하는 기준과 특허의 클레임을 해석하는 기준이 상이하다.  아직 특허등록이 되지 않은 특허출원의 클레임은 소위 “최광의의 합리적인 해석 (broadest reasonable interpretation)” 기준에 따라 상대적으로 넓게 해석되고, 등록받은 특허의 클레임은 “보통의 통상적인 의미 (ordinary and customary meaning)”에 따라 상대적으로 좁게 해석되는 경향이 있다.  

하지만, 어떤 기준이 적용되는 가에 관계없이 클레임 해석을 위해 일차적으로 참고가 되는 것은 출원명세서와 출원인이 심사과정 중에 제출한 의견내용 (특히, 신규성과 진보성을 주장하기 위해 선행기술과 구분하는 기술적 특징 들)과 클레임 수정사항이다.  그래서, 명세서에 특정 용어를 정의해 놓으면, 명세서에 정의된 범위가 우선적으로 채택된다.

“보통의 통상적인 의미”란 발명이 이루어진 시점에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해하는 의미로 정의된다.  따라서 특허출원일로부터 3년이 지난 후 특허가 등록되고 그로부터 10년쯤 지난 후에 침해소송이 있다고 하면, 클레임의 해석은 발명이 이루어진 13년 전의 기술수준을 고려하여 그 범위를 정하게 된다.  예를 들어,  현재 미국특허청 심판원에서 진행되고 있는 CRISPR 기술의 interference (선발명자를 결정하는 심판절차)에서, “guide RNA”를 어떻게 해석해야 할 것인지에 대해 Broad Institute와 UC 사이에 다툼이 있었다.  

여러가지 주장들이 펼쳐졌지만, 심판원은 발명이 이루어지던 2012년에 “guide RNA”란 용어가 CRISPR 기술과 관련하여 dual-RNA구조와 single RNA (chimeric RNA)구조 모두를 포함하는 일반적인 용어(generic term)로 사용되고 있지 않았었고 Broad Institute의 명세서에서도 guide RNA를 single RNA 혹은 chimeric RNA 와 호환하여 사용하고 있기 때문에, single RNA구조만 포함하는 것으로 해석하는 결정을 내린 바 있다 (2020년 9월).   한편, interference에서는 등록된 특허의 클레임 해석에도 “최광의의 합리적인 해석”기준을 적용한다.   Broad Institute와 UC사이의 interference는 현재 선발명자 결정을 위한 단계의 절차가 진행중이다 

미국특허 클레임에 포함된 용어로서 다음 세 표현은 법률적인 의미를 갖는 중요한 것이어서 소개를 하고자 한다. 

“comprising a, b, and c” – 이 클레임의 범위는 발명의 요소로서 a, b, c를 모두 포함하는 한, 그외 다른 요소들을 포함하는 것들도 커버하는 가장 넓은 범위를 제공한다.

“consisting of a, b, and c” – 이 클레임의 범위는 발명의 요소로서 a, b, c를 포함하는 것만 커버하고, 그외 다른 요소들을 포함하면 그 다른 요소들이 아무리 사소하거나 공지된 것이어도 특허범위에 속하지 않는 가장 좁은 범위를 제공한다.

“consisting essentially of a, b, and c”  - 이 클레임의 범위는 “comprising”과  “consisting of”의 중간 정도의 보호범위를 제공하고, 발명의 특징을 변화시키지 않는 한 다른 요소들도 더 포함할 수 있는 것으로 해석이 된다. 예를 들어 약학조성물의 경우, 유효성분의 물성이나 구조를 변화시키지 않는 부형제가 이에 속할 수 있다. 하지만, 심사과정 중에는, 명세서에 “consisting essentially of”의 범위에서 제외되는 요소 들을 구체적으로 설명하고 있지 않으면, 일반적으로는 “comprising”과 동일한 의미를 갖는 것으로 심사된다. 
 
미국특허에 클레임에 포함된 특정 표현들이 클레임 범위를 정하는데 있어 어떤 의미를 갖는 지를 잘 알아야 연구초기나 제품 발매시에 행하는 freedom-to-operate 혹은 회피설계 (designing around)를 제대로 할 수 있다.    

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.

-현재 Sughrue Mion PLLC (슈그루 마이온) 파트너 변호사
       Hello IP Law blog (www.helloiplaw.com) editor 및 저자  
-2014-2019      Korea Innovation Center (KIC) – DC 창업 지원/교육 멘토
-2013-2014     재미특허협회 회장 
-2015            조지타운 법대 JD 
-1985            연세대 생화학과 학사

기사공유   트위터   페이스북   싸이공감   구글
독자 의견남기기

독자의견쓰기   운영원칙보기

(0/500자) 로그인

리플달기

댓글   숨기기

독자의견(댓글)을 달아주세요.

뉴스홈으로    이전페이지로    맨위로

인기기사    댓글달린기사    공감기사

실시간 댓글 더보기

구인    구직   매매

사람들 interview

"A형 간염 백신 기반 ‘고효율 백신 생산 플랫폼’ 구축"

한국의 강점과 혁신을 활용해 국제보건을 위협하...

더보기

오피니언 더보기

의약정보 더보기

약업북몰    신간안내

2020한국화장품기업총람(기업용...

2020한국화장품기업총람(기업용...

“한국화장품기업 모든 정보 이곳에서 확인할 수 있습니...

이시각 주요기사 더보기