나고야의정서 MAT 체결, 단계별 체크리스트 만들어라

생물자원 제공국 법령부터 이익공유 방식, 재판관할·준거법, IP 전략 등 따져봐야

기사입력 2019-09-20 23:29     프린트하기 메일보내기 스크랩하기 목록보기   폰트크게 폰트작게


나고야의정서에 기반한 MAT 체결시 생물자원 제공국의 법령·정책 파악부터 계약 당사자 확정, 이익공유 방식, 분쟁시 재판관할 및 준거법 결정, IP 소유 문제까지 계약 체결뿐만 아니라 이를 전후한 상황에 대한 다양한 고려가 필요한 것으로 나타났다.

이를 뒷받침하기 위해선 기업별로 생물자원 제공국 상황을 고려한 다양한 체크리스트를 마련하고, 이를 적극 활용해야 한다는 진단이다.

국립생물자원관과 한국바이오협회는 20일 대한상공회의소 중회의실A에서 ‘상호합의조건(MAT; Mutually Agreed Terms) 체결시 유의사항’을 주제로 제24차 한국 ABS 포럼을 개최했다.

“ABS 체제, 다기관 다부처 협력 필수”

이날 포럼에서는 지뉴브 김미경 상무는 ‘바이오분야 계약 일반조항 및 사례 - 물질이전, 비밀유지, 계약기간, 양도, 분쟁’ 발표를 통해 “MAT 체결에 앞서 각 상황에 맞는 계약 체크리스트를 마련해야 한다”며 “나고야 의정서 체제에 대응하기 위해선 다수의 전문성을 투여해야 하며, 이를 위해서 다기관 다부처 간 협력이 필수적”이라고 강조했다.

김 상무는 계약서 작성과 관련해 “MAT 체결시 계약서 샘플을 활용할 수 있지만 참조용·교육용이라는 사실을 항상 유념하고 각 기관의 필요와 상황에 맞는 양식들을 갖춰놓는 것이 바람직하다”는 의견을 제시했다.

또한 “각 기관의 담당자들은 초안을 작성한 후 반드시 검토를 거치고, 상대방에게 보내기 전에 필요한 수정들을 할 필요가 있다”며 “상대방 기관의 양식으로부터 계약서 작성을 시작하게 되는 경우, 회사의 정책 및 필요, 상대방과의 협의점을 고려해 수정해 나가야 한다”고 말했다.

김 상무는 “나고야의정서 MAT 체결과 관련해 유전자원 제공국이 정한 관련 법률 및 정보를 확인해야 하며, 산업분야별로 다른 이익공유 가능성, 자원별 제공 기관이 마련한 Best Practices 활용 가능성을 확인해야 한다”고 밝혔다.

“MAT 체결시 양보할 것과 가져올 것 명확히 해야”

법무법인 율촌 황정훈 변호사는 ‘나고야의정서 계약체결시 유의사항’에 대한 발표에서 “기업들은 자사에 가장 유리한 계약을 마련하고, 유전자원 제공국 계약 당사자에게 이를 설득할 수 있어야 한다”며 “일정 부분을 양보하고 가져가야 할 것은 꼭 챙기는 전략이 중요하다”고 밝혔다.

황정훈 변호사는 “MAT 체결시 계약 당사자를 확정하는 것이 중요한데 유전자원 권리자를 알기 힘든 경우가 많다”며 “계약 당사자를 제대로 확정하지 못할 경우 MAT 재협상·재계약·이중계약이 이뤄질 수 있고, 선행기술의 존재를 입증해 특허를 무력화하거나, 기업이미지 손상, 생물해적행위 논란, 민사책임 등의 리스크가 발생할 수 있다”고 말했다.

황 변호사는 “앞으로 지역공동체 범위, 대표자를 누구로 할 것인지에 대한 법률 분쟁이 발생할 수 있을 것으로 예상한다”며 “제공국의 국내법 확인을 통해 MAT 체결 대상, 관련 권한을 위임받은 정부기관 등의 확인이 필요하고, 해당 계약 당사자가 MAT 계약의 협상 및 체결을 위해 필요한 권한을 가지고 있다는 점에 대한 제공국의 진술과 보장이 필요하다”고 강조했다.

또한 “금전적 이익공유 시 일시불(Lump Sum)과 로열티(Royalties)를 놓고 유리한 것을 선택해야 한다”며 “제약사회의 경우 신약개발 성공률을 감안해 일시불 보다는 첫 상업적 판매 이후 지급하게 되는 로열티를 지급하는 편이 바람직하고, 로열티의 첫 지급시기와 지급 기간에 대해서도 충분한 고려가 필요하다”고 밝혔다.

그는 “지급방법은 계약 당사자에게 직접 지급하거나 신탁기금에서 수령해 동 기금에서 직접 이해관계자에게 분배한다”며 “일례로 남아공 공공기관 CSiR과 Phytopharm사와의 Hoodia와의 계약 사례를 보면 물질이전 계약으로 취득한 모든 금액은 신탁기금에서 수령하고 동 기금에서 남아프리카, 보츠와나, 나미비아, 알골라에 분포돼 있는 San족에게 분배하는 방식을 취하고 있다”고 설명했다.

황정훈 변호사는 “이익공유시 IP권리를 공동소유 하는 경우도 있을 수 있는데 IP는 가급적이면 공유하지 않는 것을 좋다”며 “중국, 인도, 브라질 등은 유전자원을 이용한 발명을 특허 출원할 때 자원 제공국, 원산지 등 출처를 밝혀야 하는 의무를 두고 있다”고 언급했다.

황 변호사는 “분쟁 발생시 물질이전계약 체결 당사자의 국내법을 확인하고 국내법상 준거법이 정해지지 않은 경우 물질이전계약 체결 당사자의 국가법을 따른다. 제3국의 법을 준거법으로 하는 경우도 있다”면서 “국내 기업이 예측가능성을 높이기 위해선 준거법을 한국법으로 하는 것이 유리하다”고 언급했다.

그는 “여러 국가의 유전자원을 조합해 새로운 특허를 받은 경우에도 판례가 나오지 않아 보수적으로 접근할 수밖에 없다”며 “각국의 나고야 의정서 관련법령을 준수하는 것이 바람직하다”는 의견을 내놨다.

“생물자원, 수익 발생시 이익공유 방식 타당”

특허법인 서한 지예은 대표변리사는 ‘생물자원 관련 이익공유 및 분쟁 사례’를 발표를 통해 “이익 공유시 MAT에 대한 구체적인 기업의 계획/제공국의 정책을 가지고 있는가를 고려해야 한다”고 밝혔다.

이는 △관련 산업을 고려해 어느 정도의 보상이 적절한가 △통상의 기술이전 계약과 비교할 때 차이점은 무엇인가 △대상물질, 이용형태, 이용기간, 보상형태 및 금액, 계약기간, 개량발명 등에 대한 내용이 확정됐는가 등이다.

또한 이익 공유의 내용·형태에 대한 기업의 계획과 제공국의 정책을 가지고 있는가를 따져봐야 한다며 △이익공유의 형태에 대한 정책이 있는가 △산업의 특성을 고려한 적절한 이익액에 대한 정책이 있는가 △비금전적인 이익공유가 가능한가, 어떤 형태의 비금전적 반대급부가 가능한가 △관련 특허권을 보유하고 있는가, 어떻게 반대급부로 적용할 것인가 △이익 공유의 시간적 조건에 대한 정책이 있는가 △해당 물질에 대한 독점적인 권리를 향유할 수 있는가 등을 꼽았다.

여기에 해당 생물자원의 이용으로부터 수익이 발생하는 경우에 이를 공유하는 방식으로 진행되는 것이 타당할 것이라고 입장을 드러냈다.

지예은 변리사는 △생물 유전자원의 특성, 개발과정, 제품 형태, 생물유전자원이 제품에 기여하는 정도 등을 고려한 이익 공유 정도가 결정돼야 할 것이고 △유사사례 조사를 통한 해당 경우의 적절한 적용을 검토하는 것이 바람직하나, 나고야의정서에 따른 이익 공유 사례가 많지 않으며 △초기 이용 및 R&D 단계에서의 비용 지불 요구는 무리라고 지적했다.

지 변리사는 분쟁이 일어날 경우 어느 국가에서 재판할지 검토해야 하고(재판 관할 결정), 계약 상 문언 해석이나 유효성에 대해 어느 국가 법률에 따라 판단할지 여부를 고려해야 한다(준거법 결정)고 밝혔다.

그는 IP 현황과 관련해 △보유 IP 현황 파악 및 포트폴리오 구축 △출원 전략 수립 △MAT 체결과 관련된 IP 이슈 대응 전략 등을 마련해야 한다고 조언했다.

보유 특허권의 현황 파악으로 향후 전략 기초로 활용하고, 보유 특허권을 활용해 이익공유 협의(MAT)에 활용할 수 있도록 준비하는 한편 기술료 수익 여부 검토해야 한다는 것.

또한 생물 유전자원의 제공국뿐만 아니라 향후 비즈니스를 고려한 해외특허 출원국가를 확정하고 이에 대한 준비가 필요하며, 제공국의 법령을 검토해 권리확보를 위한 전략을 수립하고, 특허출원을 고려한 국가에서의 특허법을 확인해 출처공개를 요구하는 국가별로 법령을 구체화하고 이를 준비할 필요가 있을 것이라고 덧붙였다.

끝으로 해당 유전자원의 연구결과로 나오는 특허권의 소유권 귀속에 대한 명확화가 필요하고, 후속적인 개량발명에 대한 귀속문제 및 이익공유 내용을 확정해야 하며, 특허권의 존속기간과 MAT 계약기간의 문제, 이익공유에 대한 내용이 부합되도록 조정해야 한다고 의견을 제시했다.
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